本篇是因為最近開始有許多關於新的 appeal rule 之討論,但是新 rule 尚在提案階段,且在進入相關討論之前,先行了解 USPTO 的一些制度,可以有助於了解新 rule 可能帶來的影響。

申請專利時,是否可以順利取得專利,和審查委員 ( Examiner ) 有著極大的關係。因此,想要增加美國專利獲准的機率,就不得不知道 USPTO 在審查方面的相關規定,並了解審查委員在審查專利申請案時所處的狀況。

Count System

申請美國專利的時候,申請案件首先會被賦予一個申請號,然後被分類 ( classified ) 。之後,申請案就會根據分類,在對應的審查單位 (art unit) 被指派一名審查委員來負責審查。

每一個審查委員, USPTO 會根據其資歷,以及所屬的 art unit ,給予該名審查委員審查一篇專利的時間。舉例來說,某審查委員可能被指定一篇專利審查不可以超過 20 小時。同時,每篇專利申請案,審查委員總共可以得到兩個 "counts" 。亦即,每審查半篇申請案,該名審查委員可以得到一個 count 。

實際上的操作,所設定的時間乃是一個績效參考的標準,所得到的 count 則是拿來對應設定的時間,做為實際績效的評斷。針對一篇申請案,審查委員在提出第一次 Office Action (OA) 的時候,可以得到一個 count ,而在該篇申請案結束 (allowed, abandoned, or examiner responds to an appeal) 的時候,可以得到另外一個 count 。

另外,如果在發出核准通知,但尚未領證之前,申請人提出 IDS ,但審查委員沒有列入參考而維持核准時,可以在另外取得兩個 counts 。

一般來講,許多審查委員常常為了快速地取得 counts ,而草率地審查申請案。因此,申請人和代理人應多加留意審查委員的疏失,以避免因為審查委員的草率,而導致申請人權益的損失。

申請時可以考慮的策略

當申請人提出 appeal ,且審查委員做出 Examiner's answer 後,審查委員即無法再從該篇申請案取得任何一個 count 。另外,審查委員被 appeal 的紀錄會影響升遷。因此,超過半數被 appeal 的申請案,審查委員均會主動 reopen prosecution 或直接 allow 。
    Small facts:

    Appeal 後審查委員 reopen prosecution 或直接 allow 約 50%

    未被 reopen 的申請案,BPAI 維持審查委員的決定約佔 70%

    也就是說, appeal 後只有 35% 的案件會維持 rejection
基本上,只要是能拖延審查委員取得第二個 count 的方式,均可以增加審查委員核准的機會。惟 RCE 如果次數上遭到限制,則 appeal 會是剩餘較好的方式。但 USPTO 不但近日調漲了 appeal 相關的費用一倍之多,另外新提出的 appeal rule 亦大大地限制了申請人提出 appeal 之意願。

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  • steven
  • 可以請問美國專利的一些office action的問題嗎,我的email: t8908901yahoo .com