呆子的專利部落格

法院：CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2007)
日期：2007/12/21
原告：Flexsys America L.P. (專利權人)
被告：Sinorgchem Co., Shandong (上訴人)
被上訴人： ITC
系爭專利： US 5,117,063; US 5,608,111
相關規範： Claim Construction; Doctrine of Claim Differentiation;

Flexsys 是 US 5,117,063 ( ‘063 專利 ) 和 US 5,608,111 ( ‘111 專利 ) 的專利權人。 其中 ‘111 專利是 ‘063 專利的部分延續案。在此兩案有爭議的內容實質相同。 Flexsys 於 2005 年 2 月 23 號在 ITC 主張 Sinorgchem 侵害其 ‘063 專利和 ‘111 專利，並違反 section 337 。 Sinorgchem 主要從中國生產並進口至美國一種物質，稱為 6 PPD ，而 Flexsys 的兩篇專利正是此種物質的生產方式。

以 ‘063 專利 claim 61 為代表，本案唯一爭議點在於步驟 (b) 中針對 “controlled amount” 一詞的 claim construction 。

reacting the aniline and nitrobenzene in a confined zone at a suitable temperature, and in the presence of a suitable base and controlled amount of protic material to produce one or more 4-ADPA intermediates.

Flexsys 主張 “controlled amount” 在此代表將之控制在一個可以使 aniline 確實反應的範圍之中。 Sinorgchem 則主張 “controlled amount” 需要是在 4% 之內。 ITC 最後認定 “controlled amount” 指的是可以使 aniline 確實反應的範圍，而這個範圍並不限制在 4% 之內，因此 Sinorgchem 文義上侵害 Flexsys 之專利。

Sinorgchem 不服，上訴至 CAFC 。由於 claim construction 屬法律問題， CAFC 審理此案 de novo 。

首先， CAFC 強調，當專利說明書的撰寫者決定自己替 claim 中的文字下定義時，應該要清楚明確的將定義揭露於專利說明書中。

A claim term will not receive its ordinary meaning if the patentee acted as his own lexicographer and clearly set forth a definition of the disputed term in … the specification …, Vitronics Corp. v. Conceptronics, Inc., 90 F.3d 1576, 1582 (Fed. Cir. 1996)

於此案，雙方均同意 “controlled amount” 並不是於化學中有明確通用的定義存在，且專利權人在專利說明書中明確地針對 “controlled amount” 下了定義：

A “controlled amount” of protic material is an amount up to that which inhibits the reaction of aniline with nitrobenzene, e.g., up to about 4% H2O based on the volume of the reaction mixture when aniline is utilized as the solvent.

ITC 主張 e.g. 之後只是舉例，並非定義中的一部分，並列舉兩個理由： 1) 在說明書中有提到， protic material 的量會因為鹼性物質的種類和量而改變； 2) 說明書中 example 10 裡面使用超過了 10% 的水，因此， 4% 應該是個例子，而非定義。

CAFC 並不同意這兩點理由。針對第一點， CAFC 指出，定義本身無法由一段模糊的文字來推翻。也就是說，即使 protic material 的量會隨著鹼性物質的種類和量而改變，並不代表改變範圍可以超過定義中的 4%。且該兩篇專利中提到多種可能的 solvent ，卻只有在 aniline 和另一種 solvent 的例子中提及特定的百分比，因此，該百分比應認定為定義，而非舉例。

針對第二點， ITC 引用 CAFC 的判例指出， claim term 的解釋一般而言不會將較佳實施例排除在外。( Primos, Inc. v. Hunter’s Specialties, Inc., 451 F.3d 841, 848 (Fed. Cir. 2006)) 而如果 4% 是個限制的話，則 example 10 將被排除在外。 CAFC 則指出，這個判例是針對當 claim construction 的結果會導致 claim 無法包含任何一個揭露的實施例時的狀況。 CAFC 並舉出判例，表示 claims 需要可以包含至少一個實施例即可。 ( Johns Hopkins Univ. v. CellPro, Inc., 152 F.3d 1342, 1355 (Fed. Cir. 1998):

A patent claim should be construed to encompass at least one disclosed embodiment in the written description portion of the patent specification.

此處， example 10 只是兩篇專利共 21 個實施例中的一個，並沒有必要讓 claim 非得將之包含的理由。

Flexsys 另外主張了 Doctrine of Claim Differentiation 。 CAFC 指出，Doctrine of Claim Differentiation 一般而言指的是一篇專利中的不同專利範圍，應假設其主張之範圍有所不同。

a presumption that each claim in a patent has a different scope.

在此， ‘065 專利的 claim 30 中並未提到 4% ，但是 claim 41 則明確寫有 4 v/v % 的文字。

CAFC 則指出，此論點看似有理，唯 claim 41 中明確指出使用的溶劑為 aniline ，而 claim 30 中使用的是廣泛的 “suitable solvent” 。因為不同的 solvent 會有不同的 controlled amount ， claim 30 自然不會限定 4% ，但本案被控侵權的產品使用的 solvent 是 aniline ，對應到說明書的定義就是 4%。

因為 Sinorgchem 的產品使用的水量超過 4% ，因此 CAFC 認定無文義侵害。由於 ITC 之前並未考慮均等論侵害的部分，因此將此案發回 ITC 更審，將 CAFC 的判決列入考量後，重新針對均等論的部分做審理。關於被告主張專利無效的部分，亦待 ITC 針對均等論侵害做出判決後，若有需要再與以審理。

本案承審法官中的 Newman 法官，一如過去反對派的個性，反對另外兩位法官的意見，針對本案做出了 dissent 。

一點心得：

不論是撰寫專利說明書或訴訟，看到 XXX is OOO ， is 後面的東西，就要留意是否可以成為定義，可以的話，就要小心寫喔。

下載本案 ( 按我 )： Sinorgchem, Inc. v. Flexsys America L.P. & ITC (Fed. Cir. 2007)

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