法院:CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2008)
日期:2008/3/28
原告:Aristocrat Technologies Australia PTY Limited (上訴人)
被告:International Game Technology and IGT (被上訴人)
相關規範: Means Plus Function; invalidity

Aristocrat 是美國專利 6,093,102 ( '102 專利) 的專利權人。 '102 專利係關於一種賭博遊戲機的發明,重點在於一種特定規則的遊戲機。 Aristocrat 在內華達州聯邦地方法院控告 IGT 侵害其 '102 專利。地方法院審理後,在簡易判決 (Summary judgment) 認為 Aristocrat 的 ‘102 專利的專利範圍中採用了功能性語言 (Means plus function) ,但說明書並未明確描述其結構,因此判定 '102 專利不明確而無效 (invalid for indefiniteness) 。

Aristocrat 不服,上訴至 CAFC 。

在 '102 專利的專利範圍第一項中,存在一元件 “(game) control means”,且該元件總共執行三種不同的功能,因此遭認定為功能性語言。 Aristocrat 主張該 control means 為一般的電腦或處理器,配合上一些習知的程式(演算法),並認為說明書中已揭露電腦或處理器,應該可以滿足結構性描述。

地方法院和 CAFC 均認為,專利範圍的 control means 可以處理三種特定的功能,因此,該元件並非一般的電腦或處理器,反之,其為一般的電腦或處理器,配合上特定的程式(演算法)而成的”特定功能之電腦或處理器”。

為符合 35 USC 112 § 6 的要求,說明書內需揭露該程式(演算法),以滿足 means plus function 需在說明書中揭露功能性元件之結構的條件。由於說明書中並未揭露程式(演算法),由於 '102 專利不符合 35 USC 112 § 6 之要求,所以不符合 35 USC 112 § 2 明確的要求,專利無效。 <-- 有點難理解:無效的理由是 indefiniteness (112 § 2) ,但是造成 indefiniteness 的理由是因為沒有滿足 112 § 6 揭露結構於說明書中的條件,所以,因為不符合 112 § 6,所以不符合 112 § 2 。

結果並非結構說明

Aristocrat 主張說明書中的算式和表格有揭露程式(演算法),惟 CAFC 認為該些算式和表格係揭露該些功能的結果 (results),不可以當成該些功能的結構描述。

熟知該技藝人士可以完成,仍需符合 35 USC 112 § 6 之要求

Aristocrat 主張,任何熟知此技藝的人士,參考 ‘102 專利之說明書,均可以順利完成本發明 (enablement) ,因此沒有必要揭露程式(演算法)。 CAFC 則表示,為了明確定義本發明的範圍,既然使用了功能性語言,不論熟知此技藝人士可否完成本發明,均需揭露功能性描述元件之結構。
    Whether the disclosure would enable one of orinary skill in the art to make and use the invention is not at issue here. Instead, the pertinent question in this case is whether Aristocrat’s patent discloses structure that is used to perform the claimed function.
    A section 112 paragraph 6 disclose … serves the purpose of limiting the scope of the claim to the particular structure disclosed, together with equivalents.

在此,熟知此技藝之人士用以判斷所揭露之程式(演算法)是否足夠使之理解並實施本發明。惟本案並未揭露任何程式(演算法),所以並不需要判斷熟知此技藝人士是否可以據以實施本發明。

程式(演算法)所需揭露之程度

CAFC 表示, Aristocrat 並不需要揭露 source code 或非常詳盡之演算法,但需要揭露可將一般電腦或處理器轉變成特定目的之電腦或處理器所需之演算法。

因此,本案專利維持無效。

一點心得

1. 老話一句:沒事別用 means plus function!
2. 代理人/律師的錯誤,造成專利的無效… 代理人還是得慎選啊!

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  • Robert
  • 有個疑問
    若是將原claim與control means相關部分改寫成:

    a microprocessor being arranged to control images..., pay a prize..., and define a set...

    這樣就可以躲過means plus function了嗎

    microprocessor是well known device,但是所claim的functions卻不是一般microprocessor的functions,這時候該怎麼解釋才好,算不算claim已敘述結構呢?
  • 我想如果本案 claim 的是 microprocessor ,而非 game control means ,應該就可以避免被解釋為 means plus function 而不需要在說明書揭露演算法,同時可以避免本案無效。

    本案的錯誤在於使用 means plus function ,但是 microprocessor 不一定需要以 means plus function 的方式來 claim 。

    patent 於 2008/04/02 08:21 回覆

  • learner
  • 請教:手段功能用語對於擴大範圍有幫助嗎?若無,看樣子手段功能用語似乎一無是處???
  • 我認為 means plus function 是有用的,但是除非所想要保護的元件/限制不用 means plus function ,無法確實保護,否則建議不要使用,避免要主張的時候衍生出超乎意料的麻煩。

    patent 於 2008/06/19 10:30 回覆