呆子的專利部落格

法院：CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2008)
日期：2008/3/31
原告：Akira Akazawa and Palm Crest, Inc. (上訴人)
被告：Link New Technology International, Inc. (被上訴人)
相關規範： 35 USC 261; patent ownership

在 2005 年 3 月 25 日過世前， Yasumasa Akazawa 為美國專利 5,615,716 (‘716 專利) 的惟一發明人和專利權人。過世時，Yasumasa 並沒有立下遺囑。

根據日本法律，他的妻子 Hitomi Akazawa 和兩個女兒 Yuki 和 Fumi Akazawa 是合法的繼承人。 Yuki 和 Fumi 將專利權轉讓給 Hitomi ，而後 Hitomi 又將專利權轉讓給 Akira 。

2003 年 10 月 10 日， Akira 於中加州地方法院控告 Link 侵害 ‘716 專利。 Link 於簡易判決 (Summary Judgment) 中主張 Akira 做為原告不適格 (Lack of standing) ，地方法院判決書指出，雖然日本法律下，專利權轉讓給繼承人，但美國專利法 (Patent Act) 決定了受讓 (Assignment) 必須採取的形式 (Manner) 。地方法院因此認定，專利權由 Yasumasa 過世後轉讓給妻女的程序有問題，不符合美國專利法的規定，而認定 Akira 沒有合法取得專利權，做為原告不適格。

原告不服，上訴至 CAFC 。

35 USC § 261 中指出，專利權的”受讓”，必須透過書面文件 (in writing) 。

applications for patent, patents, or any interests therein, shall be assignable in law by an instrument in writing… (35 USC § 261)

被告因此主張，由於 Hitomi, Yuki 和 Fumi 並未從 Yasumasa 的遺產 (estate) 取得書面受讓， Akira 從 Hitomi 取得的專利權因而無效。

CAFC 在判決中指出，地方法院單單引用 35 USC § 261 是不對的。 35 USC § 154 中指出，專利的權利受與專利權人、其繼承人或受讓人排除他人使用…之權利：

every patent shall contain a short tiltle of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the US… (35 USC § 154(a)(1)

也就是說，專利權的轉讓可以透過受讓 (assign) ，且需要有書面文件為證；但是，專利權的轉讓亦可以透過繼承，且專利法並未規範是否需要有書面文件為證。

CAFC 表示，根據判例，專利權和一般產權並無不同，因此繼承程序的判斷應回歸州法 (state law) 。以本案而言，則應回歸日本的法律。本案專利權是否符合法律程序由 Hitomi 等人繼承，須參考日本法律對於繼承相關程序的規定，而美國法院須尊重日本法律的規定。

因此，本案撤回判決，發回更審。

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