法院:CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2008)
日期:2008/3/31
原告:Akira Akazawa and Palm Crest, Inc. (上訴人)
被告:Link New Technology International, Inc. (被上訴人)
相關規範: 35 USC 261; patent ownership

在 2005 年 3 月 25 日過世前, Yasumasa Akazawa 為美國專利 5,615,716 (‘716 專利) 的惟一發明人和專利權人。過世時,Yasumasa 並沒有立下遺囑。

根據日本法律,他的妻子 Hitomi Akazawa 和兩個女兒 Yuki 和 Fumi Akazawa 是合法的繼承人。 Yuki 和 Fumi 將專利權轉讓給 Hitomi ,而後 Hitomi 又將專利權轉讓給 Akira 。

2003 年 10 月 10 日, Akira 於中加州地方法院控告 Link 侵害 ‘716 專利。 Link 於簡易判決 (Summary Judgment) 中主張 Akira 做為原告不適格 (Lack of standing) ,地方法院判決書指出,雖然日本法律下,專利權轉讓給繼承人,但美國專利法 (Patent Act) 決定了受讓 (Assignment) 必須採取的形式 (Manner) 。地方法院因此認定,專利權由 Yasumasa 過世後轉讓給妻女的程序有問題,不符合美國專利法的規定,而認定 Akira 沒有合法取得專利權,做為原告不適格。

原告不服,上訴至 CAFC 。

35 USC § 261 中指出,專利權的”受讓”,必須透過書面文件 (in writing) 。
    applications for patent, patents, or any interests therein, shall be assignable in law by an instrument in writing… (35 USC § 261)
被告因此主張,由於 Hitomi, Yuki 和 Fumi 並未從 Yasumasa 的遺產 (estate) 取得書面受讓, Akira 從 Hitomi 取得的專利權因而無效。

CAFC 在判決中指出,地方法院單單引用 35 USC § 261 是不對的。 35 USC § 154 中指出,專利的權利受與專利權人、其繼承人或受讓人排除他人使用…之權利:
    every patent shall contain a short tiltle of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the US… (35 USC § 154(a)(1)
也就是說,專利權的轉讓可以透過受讓 (assign) ,且需要有書面文件為證;但是,專利權的轉讓亦可以透過繼承,且專利法並未規範是否需要有書面文件為證。

CAFC 表示,根據判例,專利權和一般產權並無不同,因此繼承程序的判斷應回歸州法 (state law) 。以本案而言,則應回歸日本的法律。本案專利權是否符合法律程序由 Hitomi 等人繼承,須參考日本法律對於繼承相關程序的規定,而美國法院須尊重日本法律的規定。

因此,本案撤回判決,發回更審。

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