呆子的專利部落格

法院：CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2008)
日期：2008/8/19
原告：DSW, Inc. & DSW Shoe Warehouse, Inc. (上訴人)
被告：Shoe Pavilion, Inc. (被上訴人)
係爭專利： USP6,948,622 & D495,172
相關規範： past damage

本案原告 DSW, Inc. 為 USP 6,948,622 ( '622 專利 ) 和 D495,172 ( '172 專利 ) 的專利權人。在 2006 年 5 月 19 日的時候， DSW, Inc. 寄了警告信給 Shoe Pavilion, Inc. 指控其侵害了 '622 和 '172 專利。

在收到警告信之後七個月內， Shoe Pavilion, Inc. 將原本被控侵權的裝置全部撤掉，換成了一種新的設計。

2006 年 10 月 27 日， DSW, Inc. 在中加州地方法院向 Shoe Pavilion, Inc. 提起侵權訴訟，指控 Shoe Pavilion, Inc. 的新設計裝置侵害其專利，並且要求針對舊設計之裝置支付賠償金。

地方法院審理後，在簡易判決 (summary judgment) 中判決新設計未侵害該些專利，而根據最高法院之 Wine Railway 的判決，除非收到警告信後仍然持續進行侵權行為，否則專利權人無法主張損害賠償，由於 Shoe Pavilion, Inc. 於收到警告信後迅速地撤走了被控侵權的舊設計裝置，因此無須負擔賠償金額。

原告不服，上訴至 CAFC 。

地方法院的兩個裁定都錯誤的很離譜，無侵害的部分更是對專利範圍存在著明顯的錯誤，因此不多贅述。關於舊設計之賠償問題，其實地方法院的論點也是明顯的錯誤，不過還蠻有趣的，因此特別提出摘錄於此部落格。

損害賠償

CAFC 指出，地方法院錯誤地引用了最高法院的判例：Wine Railway. 該判例中指出，依據 35 U.S.C. 287 ，當專利權人未在專利產品上標示專利號時，專利權人只針對侵權人被告知侵權之後的侵權行為主張損害賠償金。

CAFC 更進一步的於自身的 Tex. Digital Sys., Inc. v. Telegenix, Inc., 308 F.3d 1193, 1219 (Fed. Cir. 2002) 判例中指出，警告信存在的目的是為了預防產品未加上專利號標示所造成的假象。

To provide "protection against deception by unmarked patented articles."

CAFC 表示，法律並未准許侵權者花在移除侵權行為的時間可以不需要負擔侵權的後果，不論該行為是多麼積極和快速。除非侵權人在收到警告信後立即停止侵權行為，不然其所花在移除侵權行為的時間內，其侵權行為仍需要負賠償責任。所以， Shoe Pavilion, Inc. 的舊設計是否需要負擔賠償金應該取決於舊設計是否有侵害 DSW, Inc. 的專利，而非是否有迅速地撤除被控侵權的裝置。

因此，本案發回地方法院更審。

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