法院:CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2008)
日期:2008/10/10
上訴人:Asyst Technologies, Inc. (原告)
被上訴人:Jenoptik AG (被告)
係爭專利:US 5,097,421
相關規範: 35 USC 103

本案背景

Asyst 是 US 5,097,421 專利 ( '421 專利 ) 的專利權人。 Asyst 在 2001 年的時候在北加州地方法院對被告 Jenoptik 提起專利侵權的訴訟。

地方法院在簡易判決中判定被告的產品未侵害 '421 專利。 Asyst 上訴至 CAFC , CAFC 判定地方法院在 Claim Construction 上有錯誤,發回更審。

地方法院第二次審理時,仍然在簡易判決中判定本案無侵害。 Asyst 上訴至 CAFC , CAFC 判定 Claim 1 無侵害,但是獨立項 Claim 2 和附屬向 Claims 11-14 發回更審。

地方法院在第三次審理時,在簡易判決中判定 '421 專利的 Claim 2 和 Claims 11-14 因為 double patenting 而無效。在 Asyst 提出 terminal disclaimer 解決了 double patenting 的問題之後,本案進入 jury trial 。

陪審團在審理結束後,做出了本案專利有效且有侵害的判決。 Jenoptik 因此在地方法院提出 judgment as a matter of law (JMOL) 或是 new trial 的申請。 在 initial briefing 過後,由於適逢最高法院針對 KSR 一案做出判決,於是地方法院又進行了 additional briefing 。 最後,地方法院便做出了 JMOL 的判決,部分基於 KSR ,判定本案 '421 專利無效。

在如果稍後上訴至 CAFC, 而 JMOL 的判決被 CAFC 駁回的情況下,地方法院亦同意被告 new trial 的請求,於被 CAFC 駁回的情況發生後,進行 new trial。

Asyst 不服,上訴至 CAFC 。

CAFC 之判決

'421 專利的技術係關於一種在半導體製程中,用於乘載並移動 wafer 的載具 (pods) 。該載具會根據收到有關其所乘載之 wafer 目前的狀態,而判斷其應該被送至的地方。

本案中,原本陪審團認定一前案 Hesser 並非 '421 專利相關之前案。但是地方法院在 JMOL 中認定陪審團的理由是錯誤的。

論點一

Hesser 並未提到具有一 sensing means。

CAFC 認為,雖然 Hesser 並未特別提到一個感應裝置,但是其中確實具有一個可以感應,進而做出判斷的一個 optical means 。

論點二

在控制單元和載具之間的溝通,Hesser 揭露的是 information bus ,但是 '421 專利接露的是 multiplexer 。

Jenoptik 列舉出文件證明, information bus 和 mulitplexer 之間的差異和相互交換性是習知的技術。並表示將 information bus 用 multiplexer 取代只是把一個已知的元件用另外一個已知的元件代替而已。
    replacing the bus cited in Hesser with a multiplexer is little more than "the simple substitution of one known element for another."


CAFC 指出, KSR 裡面明確表示,如果只是用已經知道的能夠獲得改良的效果之技術,用以於改良另外一個相近的事物上時,這樣的改良是顯而易見的。CAFC 亦指出, Asyst 並未提出證明,指出使用 mulitplexer 是熟知該項技藝之人士所無法輕易達成的。

雖然陪審團認定熟知該項技藝的人士沒有動機將 Hesser 中的 bus 用 multiplexer 取代,但是 CAFC 同意地方法院的意見,認為陪審團的判定是錯誤的。

論點三

Asyst 指出,陪審團認定 Asyst 對應該發明之產品滿足了市場上的: commercial success, long-felt need, and industry praise ,因此,基於 secondary consideration , '421 專利並非顯而易見。

CAFC 則表示, 雖然該產品確實有滿足到上述情形, Asyst 並無法證明其 commercial success, long-felt need, and industry praise 是由於本案之專利特徵。尤其是 Hesser 和 '421 專利的差距僅存在於 bus 和 multiplexer ,而 Asyst 並無法證明這樣的結果是源自於使用了 multiplexer 。因此,雖然該產品確實有這樣的效果,但 '421 專利仍舊無效。

論點四

最後, Asyst 主張地方法院在審理的程序上有瑕疵,不應該允許 Jenoptik 在訴訟十年之後,還可以提出新的專利無效證據。 Jenoptik 則反駁,表示新證據是因為第二次上訴時, CAFC 將 claim 的 scope 擴張,因而造成新的前案的出現。

CAFC 同意了 Jenoptik 的理由,判定地方法院准許新的前案並無程序上的問題。

本案維持原判, '421 專利無效。

一點心得:

1. KSR 果然是讓顯而易見變容易了些;

2. 本案真是一波三折,訴訟還是要多運用各種策略。

Copyright © 2008 All rights reserved.


創作者介紹

呆子的專利部落格

patent 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()