法院:CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2009)
日期:2009/1/15
上訴人:Cordis Corp. and Johnson & Johnson (被告)
被上訴人:Boston Scientific Scimed. (原告)
系爭專利:US 6,120,536 ( '536 專利 )
相關規範: 35 USC 103

本案背景

Boston Scientific 和 Cordis Corp. 都是醫療器材的公司,兩家公司從本世紀初就開始互告專利侵權,並且各有輸贏。

本案是兩家公司間的訴訟中的係爭專利為 US 6,120,536 ( '536 專利 ),是關於一種血管支架的專利。主要技術在於一種可放置於血管中,並釋放藥物的支架。其特徵則在於可以避免血栓的形成。

'536 專利主要的爭點在於 Claim 8 ,而 Claim 8 是 Claim 6 的附屬項, Claim 6 又是 Claim 1 的附屬項。在地方法院訴訟的過程中, Cordis 列舉了一些前案,試圖證明 '536 專利為無效。但是陪審團在判決時認定 '536 專利的 Claim 8 有效,且 Cordis 有侵害該 Claim 8。

Cordis 不服,向地方法院提出 Judgment as a Matter of Law (JMOL) 或重審 (new trial) 的請求,但遭地方法院否決,並裁定陪審團的判決無誤, '536 專利為有效。

Cordis 不服,上訴至 CAFC 。

Claim Construction

Cordis 對於地方法院在 Claim construction 中的兩個字詞不同意。

其中一個字是 non-thrombogenic ,這個字的字典意思為 「非型成血栓的」, Cordis 主張地方法院不應該參考字典來解釋這個字,但 CAFC 認為只要字典的意思沒有和專利說明書中對這個字的定義有衝突,則地方法院可以自行使用字典的定義。

另外一個字則是 Long term 。 雙方爭議到底要多久沒有形成血栓才能符合 long term 的要求。 Cordis 認為需要超過一年,但是 Boston Scientific 認為說明書並沒有特別定義 long term 一定要多久。 CAFC 認為說明書最長也只有提到兩週,因此 long term 不需要到一年以上。

Prior Art

Cordis 提出數個前案,並表示其中一篇為 Wolff 的專利,在 Wolff 中的 Fig. 3B 和 Fig. 4 揭露了 Claim 8 中所有的元件。

Boston Scientific 則認為, Wolff 的專利權人也是業界的製造商,但本身並沒有製造 '536 專利的產品,同時 '536 專利解決了業界長久以來的需求,因此符合 secondary consideration 的 long felt need 。

CAFC 首先指出,雖然陪審團針對 35 USC 103 的進步性做出了事實上的判定,但是進步性其實是由法律判定 (question of law) 來決定的,因此 CAFC 不受陪審團決定的影響。
    While a jury may render a decision on a question of obviousness when it is considering any underlying fact questions, obviousness is ultimatelya question of law that is court reviews de novo. When we consider that, even in light of a jury's findings of fact, the references demonstrate an invention to have been obvious, we may reverse its obviousness determination.
CAFC 針對本案則指出, Wolff 的兩個圖確實都揭露了 '536 專利 claim 8 中所有的元件,先前沒有相關產品的原因不是技術上,而是因為沒有合適的藥可以使用,因此並非 Wolff 的專利權人做不出來。

CAFC 認定 '536 專利只是 Wolff 的 predictable variation (可預測的變化) ,並沒有 leap of inventivness 。CAFC 進一步指出,脆弱的 secondary consideration 是無法克服強而有力的 prima facie 的。

因此, '536 專利 claim 8 為無效,原判駁回。

因為專利已經無效,有無侵害的部分就無需再審。本案結束。

創作者介紹

呆子的專利部落格

patent 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(3) 人氣()


留言列表 (3)

發表留言
  • IVIr
  • 所以請問一下這是說這篇專利就無效了?還是只有claim8無效?
    (我查了一下USPTO本案狀態仍然看起來是服役中啊)
  • 應該是 claim 8 的部分無效,而因為其他 claims 不是爭點,所以 claim 8 無侵害的部分就不用再討論了

    patent 於 2011/03/16 22:36 回覆

  • IVIr
  • 謝謝你快速的解答. 另外一小點問題: 那所以說現在專利資料庫中其實已經無效的某些專利必須查詢判例才能知道囉? (小弟過去因只查詢公開資料庫, 考慮某些專利擋路而使公司不敢投入進一步的研發...這樣看來有點冤枉!! ^_^)
  • 我倒是沒有研究過專利如果因為訴訟或其他原因而部分無效,資料庫上會如何顯示的問題。如果我找到答案再po文回覆囉。

    patent 於 2011/08/04 13:48 回覆

  • 悄悄話
找更多相關文章與討論