呆子的專利部落格

USPTO 原本在 2007 年 11 月 1 日後準備開始實施修正後的 37 CFR，但是遭到 TAFAS 在地方法院提告，並取得暫時禁制令而無法實施。請規範的部分請參考：

[專利新規範] 新 37 CFR 之延續案和分割案摘要
[專利新規範] 新 37 CFR 之 Examination Support Document (ESD)

第一審地方法院判決修正後的 37 CFR 違背專利法的精神，因此不可以實施 。請參考：號外！地方法院裁定 USPTO 新規定違法，不可以實施！

USPTO 不服地方法院的判決，上訴至 CAFC 。

CAFC 在上週五 (2009/3/20) 的判決中指出， USPTO 不可以限制延續案的次數，但是可以限制 RCE 的次數，並且可以要求申請人在申請的時候提出 Examination Support Document (ESD) 。

關於延續案的次數， CAFC 指出該規定違反了美國專利法 35 USC section 120 的規定，只要符合 section 120 的申請案，都應該享有其母案之優先權日 (shall have the same effect, as to such invention, as though filed on the date of the prior application) ，因此 USPTO 不可以要求申請人要提出理由，說服審查委員後才可以提出延續案。也就是說， USPTO 不可以在 section 120 後面自行加上新的條件。

但是由於 RCE 並不受 section 120 規範，而是受到 35 USC section 132 的規範，而 CAFC 不認為 section 132 和此規範有衝突，因此 USPTO 可以實施此規範，限制 RCE 的次數。

關於 ESD ， CAFC 認為超過 5 個獨立項或 25 個專利項並不會限制了申請人可以申請的權利項數，該規費也沒有要求申請人須要呈報一個 prima facie 的可專利性論述，只是要申請人提供他所知到關於自身申請案的一些資訊。 CAFC 表示看不出來有什麼原因 USPTO 不能這樣要求。

最後，CAFC 表示本次判決還有很多議題沒有討論，這些部份要發回地方法院再審。

一點想法：

1. 不知道有沒有機會上訴到最高法院？

2. 我個人覺得 section 132 應該有機會解釋成不能限制 RCE 的次數才對...


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