法院:CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2009)
日期:2009/4/1
上訴人:The Euclid chemical Company (原告)
被上訴人:Vector Corrosion Technologies, Inc.
系爭專利: US6,217,742
相關規範:Assignment contract

本案背景

Euclid Chemcial 在北俄亥俄州地方法院提起 DJ action ,主張 Vector Corrosion 六篇專利的專利權有爭議。 Vector Corrosion 則反告 Euclid 侵害該些專利。

訴訟過程中 5 篇專利的議題獲得了和解。只剩本案的 US6,217,742 ( '742 專利 ) 在 Vector Corrosion 提起的部分簡易判決 ( Partial summary judgment ) 中,獲得地方法院認定發明人簽的專利讓渡書中,讓渡的範圍包含 '742 專利,從而判定 Vector Corrosion 對該專利的專利權為有效。

地方法院同時判定了由於 Euclid Chemical 在訴訟提起時的論點之一,並未在 partial summary judgment 的答辯中提及,因此認定 Euclid Chemical 放棄了主張該項論點。

Euclid Chemica 不服,上訴至 CAFC 。

Assignment 範圍之認定

'742 專利是美國專利 US 6,033,553 的部分延續案 (CIP) , '742 專利的領證日期早於母案讓渡給 Vector Corrosion 的日期。 Vector Corrosion 取得的讓渡書為:發明人同意讓渡 6,033,553 及其衍生出來的後續申請案,以及另外列出。

地方法院認定該讓渡書的範圍涵蓋 '742 專利,因此認定 Vector Corrosion 為 '742 專利的專利權人。

根據 CAFC 判例, Assignment 的解釋須根據州法判斷,因此本案須參考俄亥俄州法律。Mars, Inc. v. Coin Acceptors, Inc., 527 F.3d 1359, 1370 (Fed. Cir. 2008)

根據俄亥俄州法律,合約本文明確時,法院不得參考外部證據來解釋爭議的合約。合約本文有模糊處時,法院得參考外部證據以判斷合約簽署的兩造的本意。 CAFC 表示,這就是說,如果法院沒有辦法從合約內容判斷合約的四個角落 ( four corners ,明確界定合約範圍之意) ,或是合約文字可以有兩種以上的解釋時,合約則可被認定為不明確,有模糊之處 ( ambiguous ) 。

本案的 assignment ,在讓渡書中寫的是,發明人同意讓渡 "applications for patents and issued US patent" ,其中申請案為複數,而專利為單數。因此, CAFC 認為該 Assignment 合約內容具有爭議,須進一步參考外部證據,才能判斷專利權的歸屬。

簡易判決中為提及先前論點

地方法院認為原告在 partial summary judgment 中只有在備註 (footnote) 的地方提到先前提告時的一個論點,因此認定原告放棄了使用該論點的權利 (dismissal of its claim or failure to prosecute )。

原告在 CAFC 表示, partial summary judgment 的爭點是 assignment 是否包含 '742 專利,並非該論點,因此, Euclid Chemical 沒有理由要再簡易判決的程序中提及該論點。

本案發回更審。

Newman's dissenting in part

Newman 法官在反對意見中進一步的認為, Assignment 中的規範清楚的可以界定不包含 '742 專利,認為合約不但清楚,且地方法院整個就判錯了。也表示, CAFC 應該直接裁定 Vecto Corrosion 沒有 '742 專利的專利權,發回更審根本是浪費兩造雙方的時間和金錢,也同時浪費的法院的資源。

一點想法

1. 根據我的經驗,台灣的美國專利申請案多使用美國律師提供的 Assignment 合約。但是,連同先前一件日本專利權人的判例, Assignment 的有效性需要看的是管轄區的法令,那麼台灣的發明人和公司是不是應該要簽署合乎台灣法令的讓渡書,才比較正確?

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  • annie
  • 建議是否於合約中明定"合約的解釋及適用依照xxx法,不含轉致而適用他國法的部份"而進行選法嗎?
  • 個人認為,如果兩造都是同一州/國,那就不必了。如果不同一州/國,就可以這麼做。

    patent 於 2009/05/06 14:40 回覆

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