法院:CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2009)
日期:2009/4/10
上訴人: Mark D. Felix (原告)
被上訴人:American Honda Motor Company, Inc. (被告)
系爭專利:US 6,155,625
相關規範: Claim construction; prosecution history estopple

本案背景

Felix 是美國專利 USP 6,155,625 ( '625 專利 ) 的發明人;該專利係關於一種在貨車地板下提供收納空間的機構。

本案在申請的時候,曾經多次答辯並修改專利範圍。

第一次答辯時,申請人因為審查委員提出的前案,而刪除了 claim 1 ,並將附屬項 claim 7 修改為獨立項。後來第二次核駁,又將 claim 8 修改至 claim 7 的獨立項後,才獲得核准。

Felix 在地方法院告 Honda 的時候,主張的是 claim 6 。

地方法院在完成 claim construction 後,於簡易判決中判定本案無文義侵害,並且由於原告在申請過程中的禁反言,無法主張均等論,因而裁定被告並未侵害 '625 專利。

原告不服,上訴至 CAFC。

Claim construction

原告主張地方法院在解釋 "mounted" 和 "engaging" 這兩個字上面有錯誤。

CAFC 檢視 claim construction 採 de novo 。

針對 "mounted" ,地方法院認為應該解釋為 "securely affixed or fastened to" ,兩個都有固定之意。但是 Felix 認為應該解釋為 "positioned" ,只需要是位置上的關聯,不需要有固定的意思。

CAFC 判定在說明書和權利範圍中,有用到 "mounted" 的地方,如果不是固定的意思,都會因為地心引力而脫落,導致主張的發明在實施上有困難。因而認定此處 "mounted" 是有固定的意思存在。

關於 "engaging" ,地方法院認為是 "coming together and interlocking" ,需要有相互結合的動作 ,但 Felix 則主張是 contacting or bring together" ,只需要兩者有接觸即可。

CAFC 雖然不採用 Felix 的論點,但自行判定地方法院的解釋有錯誤。判斷由於說明書中的 engaging 指的是 "sealingly engaging" ,也就是說只要達到密封的效果,不論是接觸或相互結合,都算是本案中所謂的 engaging 。

但 CAFC 也指出,地方法院對 engaging 的解釋錯誤並不影響到本案的判決。

Prosecution History Estopple

本案 CAFC 很快的裁定,由於 claim 中有一個元件和被控侵權的產品並不符合。一個是把 gasket 放置於 lid 上,一個是放置在 flange 上,因此並無文義侵害。

但關於均等論的部分,原告主張 claim 6 並未經過修改,不受禁反言的限制。另外, claim 7 修改的部分是屬於 tangential ,不影響均等論的主張。

首先, CAFC 表示,只要是同一個元件在一個 claim 中有修改,則所有 claims 中的該元件都受到禁反言的影響。
    The presumption of surrnder "applies to all claims containing the [added] limitation, regardless of whether the claim was, or was not, amended during prosecution.


CAFC 也指出,在審查過程,申請人以答辯修改權利範圍代替上訴的方式取得專利,就代表該專利的權利範圍要比原始申請的權利範圍來得小。
    decision to forgo an appeal and submit an amended claim is taken as a concession that the invention as patented does not reach as far as the original claim." A patentee's decision to narrow his claims through amendment may be presumed to be a general disclaimer of the territory between the original claim and the amended claim.


關於禁反言所放棄的範圍, CAFC 表示,被刪除的獨立項中所沒有的元件,但是將附屬項修改為獨立項後卻多出來的元件,均等論不及於這些多出來的元件。
    the surrendered subject matter is defined by the cancellation of independent claims that do not inlue a particular limitaion and the rewriting into independent form of dependent claims that do include that limitation. Equivalents are presumptively not available with the respect to that added limitation."


關於修改後的元件是否為 tangential ,CAFC 表示專利權人背負著證明該元件為 tangential 的責任。但原告並沒有具說服力的舉證,因此該元件仍就不得適用均等論。

本案被告無侵害。

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  • JR
  • 但關於均等論的部分,原告主張 claim 6 並未經過修改,不受禁反言的限制。另外, claim 7 修改的部分是屬於 tangential ,不影響均等論的主張。
    =>應該是筆誤,DOE部份討論的都是核准的claim 6中原始claim 7的部份。

    有些事務所在撰稿時會藉由claim的排列組合,來避免amendment對doe的限制,看來可能不管用。
  • Robert
  • 請教一下

    請問您想賺點外快嗎?
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  • 謝謝,不過我目前可能沒有餘力去接 PCT 的案子... 畢竟這個部分我比較缺乏經驗

    patent 於 2009/05/25 13:35 回覆

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