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法院：CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2010)
日期：Aug. 6, 2010
上訴人： Ring Plus, Inc. (原告)
被上訴人：Cingular Wireless Corp., et al. (被告)
系爭專利：US 7,006,608
關鍵字： Inequitable conduct; unenforceable; prior art reference
判決意見書撰寫法官：Moore

訴訟背景

Ring Plus 是美國專利 US 7,006,608 ('608 專利) 的專利權人，於東德州地方法院對 Cingular Wireless 提起專利侵權的訴訟，主張 Cingular 侵害其 '608 專利。該專利主要是關於一種軟體的程式碼及其運用的方式，該程式碼系一種應用於來電答鈴的方法。

本案在 claim construction 後提出簡易判決中，地方法院依據 claim construction 的結果，認定被告無侵害。

而後的 bench trial 中，地方法院認定 '608 專利在申請時有不正當行為 (Inequitable conduct)，該專利無法實施 (Unenforceable)。

Ring Plus 不服，上訴至 CAFC 。

不正當行為而導致專利無法實施

CAFC 表示因專利申請時的不正當行為而導致專利無法實施的判斷測驗如下： 

1. 確實在實質的事實上有錯誤的誤導；沒有提供實質相關的資訊；或提供了錯誤的實質資訊 (made an affirmative misrepresentation of material fact, failed to disclose material information, or submitted false material information.)，以及

2. 意圖誤導專利局 (intended to deceive the PTO) 。

被控侵權人必須負舉證責任，證明上述兩個要件均各自符合清楚且具說服力的證據之最低門檻 (at least a threshold level of each element by clear and convincing evidence.)。

即使上述條件均已滿足，地方法院仍應該平衡兩造得失 (equities) 後，判斷是否申請人在專利局的行為有嚴重到專利應該無法實施。

上訴時，CAFC 則判斷地方法院的裁定 (findings) 是否有明顯的錯誤 (clear error)，以及最終針對不正當行為的判決是否有濫權的行為 (abuse of discretion)

關於本案是否有不正當行為而導致專利權無法實施： 

a) 實質的事實上有否誤導

本案在說明書的發明背景提到兩件前案。說明書中指出該兩件前案僅提到運用硬體的方式來執行來電答鈴，而本案發明是運用軟體程式來控制。

CAFC 表示，資料是否為實質 (Material) 取決於一個合理 (reasonable) 的審查委員是否認為該資料的重要程度足以影響是否要核准專利。 Symantec Corp. v. Computer Assoc. Int'l, Inc., 522 F.3d 1279, 1297 (Fed. Cir. 2008)

地方法院認為該資料確實為實質相關的資料，因為本案負責申請的專利律師在 deposition 中表示，該兩件前案是前案最相關中的兩件，且該律師在可專利性檢索中亦表示，並沒有發現比該兩件前案更相關的資料。CAFC 因此認定地方法院在認定該兩件前案實質相關上沒有明顯的錯誤。而兩件前案中確實有提到軟體操作(間接)，因此本案有的資料(發明背景中關於兩件前案的描述)與 '608專利實質相關，且申請人確實有誤導了專利局。

b) 是否有意誤導

但是誤導是否為故意，是另外需要判斷的，而舉證的責任在被告。

CAFC 表示，雖然是否有意誤導的舉證可以透過情況證據來推論 (inferred from circumstantial evidence) ，但是證據力必須符合清楚且具說服力的要求。單單因為該資料確實為實質相關 (material) ，不會自動產生故意誤導的假設推論。

'608 專利的申請律師在作證時表示，他認為前案在關於軟體操作的敘述很模糊，因此他在撰寫背景說明的時候，確實相信他的論述。地方法院並不同意，認為該名律師經驗豐富，只要稍微看過該兩篇前案，就應該可以發現內容中有軟體操作的描述。從此推論，地方法院認為唯一的可能就是申請人意圖誤導。

CAFC 表示，地方法院的認定是建構在前案中關於軟體操作的描述是明顯可見的前提，但是 CAFC 並不同意。前案中並沒有提到任何軟體或程式碼，亦沒有提到任何相關軟體的操作方法，無法認定兩篇前案關於軟體的描述是清楚可見的，亦無法認定熟知相關技藝人士一定都會同意地方法院的看法。因此無法得出申請人為故意誤導的結論。

Cingular 提出了相當多的論點，試圖支持在申請 '608 專利時的誤導是有意的：

1 ) 在 '608 專利申請時的答辯內容中，申請人有提到他們非常仔細的 (very careful) 看過了兩篇前案，表示原告已熟讀該些前案，間接證實有意圖誤導。但 CAFC 表示，既然一般人未必會認為該兩篇前案有提到用軟體來操作來電答鈴的系統，「非常仔細的」並不等於有意誤導。

2) 申請人的律師曾說過該兩篇前案會導致 '608 專利的範圍嚴重的限縮。但CAFC表示，這僅代表該兩篇前案和 '608 專利實質相關，卻無法建立有意誤導的事實。

3) 申請人準備了該兩篇前案的 IDS ，但最後並未提出。CAFC 表示，如果申請人在說明書背景中沒有提到該兩篇前案，這或許是可以討論的一個論點。但是，'608 專利已經在說明書中揭露該兩篇前案，未提出 IDS 無法說明申請人是否認為該兩篇前案有無提到軟體，更遑論有意誤導。

4) 最後，Cingular 主張 Ring Plus 在開庭時 (trial) 並沒有讓 '608 專利的申請律師或發明人上證人台，這代表他們有意隱藏甚麼事情。 CAFC表示，判例確實支持如果一造沒有找他們控制內可以出庭的人做證，則 (fact finder) 可以做出不利那一方的推論。但本案在地方法院並未做出這樣的推論 ，因此上訴法院在第一次上訴時亦不做出如此的推論 (decline to do so in the first instance on appeal)。

本案因為地方法院在認定 Ring Plus 申請專利時是有意誤導的部分有誤，因此 CAFC 撤銷不正當行為而導致專利無法實施的判決。

至於無侵害的部分，則認定地方法院判決正確。

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