美國總統歐巴馬於 2011/9/16 簽署正式通過了 H.R. 1249 ,由美國國會提出的Leahy-Smith America Invents Act,美國專利邁入了新的一個紀元。

美國專利法改變的內容不多,但是幅度卻不可說不大。其中的改變除了申請策略需要改變之外,面對訴訟的態度也有許多需要因應修正的地方。

針對新修正後的專利法的內容,以及國內廠商應如何因應,在此將分幾次的篇幅提供一些說明與意見,供各位讀者參考。首先,先將主要修正內容在此列出。

美國專利法主要修正內容:

 

 1)      先申請制度 (First inventor to file) (生效日: 2013/3/16)

35 U.S.C. 102 --

新修正的美國專利法,美國專利的新穎性 (Novelty) 改為由申請日做為判斷基準。

原本美國專利之申請權會屬於先發明的人,亦即兩個人在相近的時候發明並申請了專利申請內容中的技術,專利申請的權利會屬於可以證明自己發明時間較早的一方。

新修正後的專利法,專利申請的權利屬於較早申請的一方。但若申請日較早之申請案,其發明內容係自較晚之申請案衍生 (Derived) 而來的,則屬例外,較晚之申請案仍具有專利申請權。

影響: 申請專利的速度更為重要,臨時 (Provisional) 申請案的重要性也因此增加,由其是生醫相關的領域,可能一件發明需要不斷根據進展申請新的暫時申請案。

 

2)      發明人之宣誓書 (生效日:2012/9/16)

35 U.S.C. 115 --

宣誓書 (Oath/declaration) 應載明發明人授權製作此專利說明書,並且為說明書內容的真實發明人。而發明人必須親自簽名。

若宣誓書中惡意提供不實之內容或簽名,則面臨罰款或五年以下有期徒刑之罰責。

若發明人有義務將發明讓與,但發明人卻拒絕簽署宣誓書時,受讓人可以提出替代宣誓 (Substitute statement) 。這將有助於許多企業面臨發明人已經離職,無法或拒絕簽屬宣誓書的問題。另外,新修法中亦允許將宣誓內容包含於讓渡書 (assignment)

影響:1. 發明人可能離職後沒有獎金可以拿了。 (有些公司會為了取得離職後發明人的簽名,而同意發給專利申請獎金。這個動機現在沒有了。)  2. 企業應該考慮在發明初期就讓發明人簽署讓渡書。

 

3)      商務使用 (commercial use) 之侵權辯護 (生效日:2011/9/16;僅適用於此日以後領證之專利)

35 U.S.C. 273 --

當遭遇侵權指控時,如果早於專利申請日前一年,或早於專利權利主張之發明被公開前一年,兩者取其早,遭指控侵權之產品即在符合誠信之情況下使用於商務上。

 舉證責任:被控侵權人負舉證責任。

係爭專利不會因為被成功主張此一辯護而自動無效 (Invalid)

影響:先發明後申請或沒申請的人,可能拿不到專利,但至少不見得會被控侵權。還算是有點天理。

 

4)      Inter partes review (生效日: 2012/9/16)

USPTO 將不再接受 Inter partes reexamination ,取而代之的是 Inter partes review

期限:

1) 在專利或 reissued 專利領證後 9 個月之後提出;或

2) 如果有提出領證後之異議程序,在此程序結束 (terminated) 之後;

以上兩個日期,取其較晚者。

可用於主張之內容包含:a) 專利或公開文獻; b) 用以支持證據或意見之宣誓書。

USPTO 收件後判斷應開啟此程序,則此程序不由審查委員處理,而直接交由 Patent Trial and Appeal Board 負責。

 

5)      領證後之異議程序 (Post-Grant Review) (生效日: 2012/9/16)

35 U.S.C. 321 --

此為完全新增的部分,先前並無此一程序。

任何人均可向 USPTO 針對某篇專利提出異議。異議人須繳交規費,揭露 real party of interest,並且提供書面資料解釋哪些 claims 基於何種原因,應該無效。

期限:在專利或 reissued 專利領證後 9 個月之內提出異議。

可用於主張異議之內容包含:a) 專利或公開文獻; b) 用以支持證據或意見之宣誓書。

此程序與再審 (re-examination) 並不相同,是直接交由 Patent Trial and Appeal Board 負責審理。再審也不允許申請人提出宣誓書來佐證專利之有效性。(詳細之比較容後再討論)

影響:企業多了一個工具可以適時監控競爭對手的專利申請進度,並主動出擊。但不建議內部自行監控,最好找外部單位協助監控。

 

6)      Patent Trial and Appeal Board (生效日:2012/9/16;但有例外)

因為改制為先申請制度,所以干涉 (interference) 程序不再需要, Patent Interference and Appeal Board 改為 Patent Trial and Appeal Board

 

7)      Preissuance submissions by third parties (生效日:2011/9/16)

任何第三人均可以在專利領證前提出任何與該申請中專利相關之: 1) 專利; 2) 公開的專利申請書; 3) 公開之文獻。

提出期限:

1)      發出獲准通知書 (NOA) 之前;或

2)      較晚之 (i) 申請中專利公開後六個月;或 (ii) 任何之一的 claim 收到核駁時;

以上兩日期中較早者之前。

影響:又多了一個監控對手專利申請的理由。但監控可以載舟,亦可覆舟。

 

8)      官方規費之設定 (生效日:2011/9/16)

除了大實體與小實體之外,新增「微實體」(Micro entity)

官方規費針對小實體在多數收費項目相較大實體給予 50% 的優惠。針對微實體相較大實體則給予 75% 的優惠。

所謂「微實體」係指符合下列條件者 (35 U.S.C. 123)

1)      符合小實體之申請人;且

2)      發明人未曾在四個以上的專利申請案中掛名 (申請案不包含國外申請案、臨時申請案、或未繳納申請費之國際申請案;

3)      前一年收入未超過該年度 median household 收入之三倍以上;

4)      未將專利權轉讓且未受到合約或法律規費須將專利權轉讓與年收入超過 median household 收入三倍以上之其他實體。

非以電子送件之申請案件,大實體另收 $400 之規費,小實體另收 $200 之規費。(生效日: 2011/11/15)

影響:小企業想要享受這個部分 (多少省一下),最好內部做好控管,不然除非你只用一間事務所,否則事務所很難知道哪個發明人申請過多少篇美國專利。

另外,如果你的事務所還在紙本送件,該考慮換一間,都什麼時代了。

 

9)      Supplemental Examination (生效日:2012/9/16;不問專利領證日,全部專利均適用)

新增 35 U.S.C. 257 –

專利獲准後,專利權人仍可以請求 USPTO 針對與專利相關之資訊做出判斷、重新判斷、或修正判斷。

如果審查委員認為提出之資訊與專利有效性高度相關,則應主動開啟再審程序。

如果重新審查過後,任何新判斷、重新判斷、或修正的判斷的部分,原則上不因原始審查中未判斷、未重新判斷、或未修正的判斷而影響專利的可實施性 (enforceability)。但有例外。

影響:如果有專利想拿出去主張,可以考慮先把該篇專利重新檢視一遍,若有問題,趕快拿去重新審理一下。

 

10)   最佳實施例 (Best Mode Requirement) (生效日:2011/9/16;僅對此生效日後始發生的程序 (訴訟、再審等) 適用)

專利說明書中未揭露最佳實施例不得成為取消專利權利範圍、無效或無法實施的理由。

影響:應該不大。要能夠舉證沒有揭露最佳實施例,本來就不容易。

11)  律師之法律意見

對於被控侵權人未尋求律師之法律意見 (opinion) 或未提供法院該法律意見,不得依此作為被控侵權人惡意侵權 (willful infringement) 或誘使侵權 (induced infringement) 之證據。

影響:律師會少賺寫 Validity opinion Infringement opinion 的生意。但有寫應該還是比沒寫好,且寫了未必不能作為沒有惡意侵權或誘使侵權的證據。

12)   Joinder of parties (生效日:2011/9/16;僅對此生效日後始發生的訴訟程序適用)

想要將多數個被告納入同一專利訴訟程序中,須得符合兩個條件之一才可為之:

1) 原告所受侵害可以向複數個被告一起請求、向其中數個請求,或任一個請求;

2) 在程序中對於所有被告有相同事實問題 (questions of fact) 會產生。

影響:原告不再能僅因為被告全部都可能侵害同一篇專利,就全部拉進同一個訴訟中。好處:專利蟑螂 (Troll; NPE) 透過單一訴訟亂告一堆被告;壞處:被告不能再多在眾家律師群後面節省律師費,自己該花的都得花…)

另外,專利訴訟發生的法院可能不再集中於少數幾個特定的法院,如東德州、北加州等。不過有待觀察。

 

以上是本次修法中有關申請或訴訟的一些變化,先簡單列舉供參考。未來將逐步將上述內容更詳細的說明。

如果有企業希望可以更詳細的了解內容,歡迎透過 email 與我聯絡,告知想了解的部分,我可視情形至貴公司拜訪討論。

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