呆子的專利部落格

法院：美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2007)
日期：2007/6/27
原告：Saunders Group, INC.
被告：Comfortrac, Inc.
系爭專利號： US6,899,690
相關規範： 延續案 (continuation)

本案於地方法院審理時，系爭專利 US6,899,690 (‘690專利) 的專利範圍在解釋上遭到地方法院限縮，進而作出無侵害的簡易判決 (summary judgment)。原告不服，上訴至聯邦巡迴上訴法院，上訴法院判決上訴成立，本案發回地方法院更審。

本案系爭專利 US6,899,690 係為 US6,506,174 (‘174 專利) 專利之延續案。申請人在 ‘690 專利的專利範圍中，將 ‘174 專利中的一個元件 B1 換成一個較上位的元件 B。’174 專利和 ’690 專利的專利說明書內容完全相同。在專利說明書中，申請人只舉了一個實施例，且該實施例中只提到了 ‘174 專利中的元件 B1。因此，被告認為在 ‘690 專利中，元件 B1 的條件仍需被滿足，才能構成侵權。

被告在主張元件 B1 必須被滿足的時候，指出說明書中唯一的實施例包含元件 B1 的條件，一般技藝人士因此於閱讀該說明書後，會認定元件 B1 為必要條件。同時被告引用了 ‘174 專利審查紀錄中原告針對專利範圍答辯的內容，認定原告放棄了元件 B 而就了元件 B1，地方法院根據專利範圍需朝有效的方向來解釋的準則，因此認定 ‘690 專利中，元件 B1 的條件仍需被滿足，且因為原告承認被控侵權產品並未滿足元件 B1 的條件，被告因此未侵害 ‘690 專利。

上訴法院審理本案時表示，元件所代表的範圍因由一般熟悉該技藝的人士對該元件名稱所認知的範圍來決定。因此元件 B 不能因為前案或是專利範圍需朝有效的方向來解釋就將元件 B 的範圍限縮至元件 B1。同時，一個專利只有單一實施例，並不會因此將該專利的範圍限縮至該實施例，除非申請人在說明書中明確指出該實施例是唯一可行的方式。(相關判例 Innova/Pure Water, Inc. v. Safari Water Filtration Sys. (Fed. Cr. 2004))

上訴法院亦表示，申請人針對母案中專利範圍的答辯，並不會限制子案的專利範圍。只有針對母案的專利說明書內容所做的答辯，才會限縮至子案。

一點心得：
1. 上訴法院表示，不能將元件限縮只因為要朝有效的方向解釋，而是必須先判斷該元件名稱在一般技藝人士的認知為何。因此，在被控侵權的時候，需仔細考慮下面兩種方向：
1) 無侵害：限縮該元件的範圍，努力使被控產品不至於落入該專利範圍；
2) 專利無效：努力放大該元件的範圍，至使其落入前案的範圍，進而判定為無效的專利。

2. 在申請專利的時候，說明書關於前案的內容，以及答辯的時候，真的是說的越少，越好！

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