呆子的專利部落格

法院：美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2007)
日期：2007/7/5
原告：Festo Corp. (上訴人)
被告：SMC Corp. (被上訴人)
系爭專利號： US4,354,125
相關規範： Doctrine of Equivalents (DOE); Doctrine of Prosecution History Estoppel

本案歷史悠久，始於 1988 年 Festo 控告 SMC 侵害其美國專利 US4,354,125 ('125 專利)，期間歷經多次上訴和更審。光是 CAFC 就做過兩次 en banc 的審理，最高法院亦曾兩次審理此案。

'125 專利在申請的過程中，申請人曾經揭露兩篇德國前案給審查委員，並針對該兩篇前案提出說明和修改申請案的專利範圍。在最初的訴訟案中， Festo 指出雖然 SMC 的產品並無文義侵害 '125 專利，但是有均等論的侵害。 SMC 則辯稱在禁反言論的情況下， Festo 不可以主張均等論。

經過多次的上訴後，最高法院判定，在三種情形下，禁反言論之中仍可適用均等論：

1) 在申請的當時，該均等物並非可預見的 (unforeseeability) ；
2) 修改專利範圍的理由和該均等物並無直接的關係；
3) 任何其他導致申請人無法被預期描述該均等物的理由。

CAFC 裁定後兩者為法律問題，可由 CAFC 審理，並做出不適用於本案的判決。 CAFC 同時裁定第一點亦為法律問題，惟該均等物是否為申請當時可預見的，須由熟知該技藝之人士來判斷，發回地方法院更審。

地方法院審理後，認定該均等物屬於專利申請時可預見的，因此均等論不適用， SMC 的產品也因此並未侵害 '125專利。 Festo 不服，上訴至 CAFC 。

Festo 辯稱，均等物的"可預見性"在申請的時候須符合均等論的三個測試，即功能/方法/結果均需實質上相同 (function/way/result substantially the same)。本案 SMC 的產品在 '125 專利申請的時候，雖然是已知的元件，但是熟知該技藝之人士並不知道可以將該元件應用在本專利的產品中。因此，在 '125 專利申請的時候，並沒有人知道被控侵權的產品可以達到功能/方法/結果實質上相同的效果，故本案不具可預見性。

不過 CAFC 並未接受Festo的論點。 CAFC 認為 Festo 將均等論的測試拿來套用在測試可預見性是不對的。只需要該元件的存在於專利申請的當時是熟知該技藝之人士的知道的，即屬可預見。至於該元件是否符合功能/方法/結果均實質相同，與該元件是否可預見無關。因此， CAFC 同意地方法院的判決， Festo 無法主張均等論侵權。

本案審理的三位法官中， Newman 法官並不同意另外兩位法官的判決，認為 CAFC 將本案過度複雜化。因此 Newman 法官另外寫了反對意見 (dissent)。

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