呆子的專利部落格

法院： CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2007)
日期：2007/8/22
上訴人：Trans Texas Holdings Corp.
被上訴人： USPTO
本案專利號： US 5,832,461; US 6,052,673 (continuation of ‘461 專利)
相關規範： Reexam; Issue preclusion; Claim construction

本案的兩篇專利，在 USPTO 再審的時候，被審查委員判定顯而易見而被取消專利。上訴至 BPAI 亦得到相同的結果。專利權人不服，繼續上訴至 CAFC 。

本案的兩篇專利曾經在西德州地方法院進行過專利侵權的訴訟。訴訟完成 claim construction 沒多久之後，兩造就和解了。

在再審的過程中，為了避免顯而易見的問題，專利權人主張 USPTO 必須服從西德州地方法院的 claim construction ，並根據來認定專利範圍。 USPTO 則認為專利再審對於專利範圍的認定與侵權訴訟的標準不同。 審查係根據”合理情況下最大的範圍來解釋 (broadest reasonable interpretation)” 。

CAFC 在本案主要需解決兩個問題： (1) Issue preclusion (或稱 collateral estoppels); (2) Claim construction.

所謂 issue preclusion 簡單講，指的是當一件事情已經被法院判定後，兩造須得遵守這個判決的內容。唯一的問題是， USPTO 並不是西德州地方法院訴訟的兩造之一。 CAFC 指出，要受到 issue preclusion 的限制，須符合下列四個條件：

(1) Identity of the issues in a prior proceeding;
(2) the issues were actually litigated;
(3) the determination of the issues were necessary to the resulting judgment; and
(4) the party defending against preclusion had a full and fair opportunity to litigate the issues.

既然 USPTO 並未參與侵權的訴訟，自然不可能滿足第四點的條件，也因此不需受到西德州地方法院對於本案兩篇專利所做出的 claim construction 的限制。

在 CAFC 做出以上裁定，並同意了 USPTO 對於本案專利的 claim construction 後，判決本案兩篇專利顯而易見，撤銷專利。

下載本案判決書 (按我) ： In re Trans Texas Holdings Corp. (Fed. Cir. 2007)

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