法院: CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2007)
日期:2007/8/24
原告:Frank T. Shum (上訴人)
被告:Intel Corp., LightLogic Inc., Jean-Marc Verdiell (被上訴人)
相關規範: Correction of inventorship, jury trial, bench trial, bifurcation

本案原告 Shum 和 被告 Verdiell 本來是合夥人,兩人共同成立一間公司 Radiance,並且針對一種 Optoelectronic assembly 申請了專利。發明人為 Shum ,後來 Verdiell 告知代理人他亦是發明人之一。

Verdiell 後來在未告知 Shum 的情形下,單獨成立了一間新公司 LightLogic Inc. ,並於三天後指示代理人,放棄了 Raidance 的專利申請案。 Verdiell 亦在 Radiance 公司消滅後,以 LightLogic 的名義提出專利申請,發明人只列了 Verdiell ,該申請案後來成為美國專利 US 5,977,567 。兩年後, Intel 以價值 4.09 億美金* 的股份併購了 LightLogic 。

Shum 在 Intel 併購 LightLogic 後提起訴訟,控告 Verdiell 犯了詐欺等罪名,並請北加州地方法院將專利的發明人做修正,加入 Shum。

由於發明人的修改屬法律認定,而詐欺等罪則屬事實認定,前者不需要陪審團,而後者則應由陪審團審理。 Intel 請法院將之分為兩案處理。地方法院同意後,將發明人修正的部份審理後並判定 Shum 不應該加入成為發明人之一,隨後亦判定因為 Shum 不是發明人,所以詐欺的部份一併撤銷。

Shum 上訴認為地方法院剝奪了他的憲法權利,憲法 7th Amendment 保障了人民享有陪審團審理的權利。

CAFC 表示,根據最高法院的判例,陪審團審理的權利確實至高無上,如果爭議的內容確實存在有”事實”上的爭議,則陪審團審理的權利不可以被剝奪。

判例亦顯示,發明人的修正屬於法律認定,不需要經由陪審團審理 (jury trial) ,可以由法院自行裁定 (bench trial) 。 而詐欺等屬於事實認定,須經由陪審團審理。

本案問題點在於: 地方法院是否有權分案?

CAFC 審理後認為,發明人的正確性,和被告是否涉及詐欺,兩者在事實上有著一定的關聯。因此,因為兩者在事實問題上 (factual issues) 無法分割處理,所以地方法院不可以片面處理發明人修正的部份,認定 Shum 不應該修正成為發明人,而因此剝奪了詐欺的部份進入陪審團審理。

CAFC 判定本案的兩個部份不應該分案審理。本案發回地方法院繼續審理。

Juge Friedman 不同意 CAFC 的判決,另外寫了 dissent 意見書。

下載本案 (按我) : Frank T. Shum v. Intel Corp, LightLogic Inc., and Jean-Marc Verdiell. (Fed. Cir. 2007)

* 一個 patent family 值 4.09 億美金,台灣的企業應該好好反省,申請量大卻沒有品質,全台灣申請的專利加起來,不知道有沒有到這個價值?

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