根據 37 CFR 1.78 (f) 的規定,兩件以上的申請案中,如果同時存在有 patentably indistinct claims (專利請求範圍缺乏可專利性之差異) 時,申請案只能有一案存續。其它申請案需併案或撤銷。

37 CFR 1.78 (f)(1) 要求申請人擁有 (commonly owned) 兩件以上申請案中,有符合下列情形者,須揭露給 USPTO :
    1. 申請案中至少一發明人重複;以及
    2. 申請日或優先權日,或任合引用了先前案子的申請日或優先權日,相差在兩個月內的申請案。

申請人須在下列期限 (兩者取其晚) 內揭露給 USPTO :
    1. 後來的申請案之申請日或進入 National Stage (PCT) 四個月內;或
    2. 後來的申請案 ”初使申請收據 (initial filing receipt) ” 寄出日的兩個月內。

37 CFR 1.78 (f)(2) 則假設如果有下列情形,會認定兩件以上的申請案有 patentably indistinct claims 存在,但是申請人仍有機會反駁:
    1. 申請案中至少一發明人重複;
    2. 申請日相同、引用同一優先權日,或一案優先權日與另一案申請日相同;以及
    3. 申請案內容實質上有重疊 (Substantially overlapping) 。(實質上有重疊定義為:只要 A 案中有一個 claim 可以在 B 案中找到 support ,則認定實質上有重疊。)

欲反駁 37 CFR 1.78 (f)(2) ,申請人可以有下面兩種選擇:
    1. 解釋為什麼申請案中的專利範圍均有可專利性的差異 (patentably distinct) ;
    2. 提出 Terminal disclaimer 。如果申請案都還在申請中,則申請人須解釋為什麼會有兩件以上的申請案,包含有 patentably indistinct claims 。

如果申請人欲反駁,須再下列期限 (三者取其晚) 內提交給 USPTO :
    1. 後來的申請案之申請日或進入 National Stage (PCT) 四個月內;
    2. Patentably indistinct claims 出現的那一天;或
    3. 後來的申請案 ”初使申請收據 (initial filing receipt) ” 寄出日的兩個月內。


37 CFR 1.78 (f)(3) 中規定,所有包含 patentably indistinct claims 的申請案,專利範圍的項數須合併計算,如果超過 5/25 項數規定時,須繳交 ESD 。在沒有合理的理由時, USPTO 會將保留一個申請案,其餘則全部撤銷。

本案適用於 Nov. 1, 2007 仍然申請中的全部申請案。 Nov. 1, 2007 前已經申請的案子,可以在下列期限內完成相關揭露或反駁:
    1. 符合 37 CFR 1.78 (f)(1) & (2) 的規定期限;或
    2. Feb. 1, 2008 。


一點感想:大公司死定了,同樣發明人的案子,別說事務所不一定是同一家負責,內部 PE 都未必是同一人。沒有超好的控管,這要從何整理起?


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