法院: CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2007)
日期:2007/9/19
原告:Frank Morrow; Hank M. Spacone (上訴人)
被告:Microsoft Corp. (交叉上訴人)
系爭專利: US 6,122,647
相關規範: Standing to sue; 當事人不適格

At Home Corp. (AHC) 是一間提供網路服務的公司,在 2001年 9 月 28 號申請破產。根據清償計劃,成立三個信託 GUCLT, AHLT 和 BHLT,分別代表三種類型的債權人。三種信託分別享有不同的權利。其中 GUCLT 有權對侵害 AHC 智慧財產權的人提出主張,但是 AHLT 享有AHC 智慧財產的所有權。破產前, AHC 是 US 6,122,647 (‘647 專利) 的專利權人。

2003 年 10 月 22 號, GUCLT 代表人 Frank Morrow (後來由 Hank M. Spacone 接替) 對 Microsoft 針對 ‘647 專利在北加州地方法院提出侵權訴訟。在簡易判決中 Microsoft 主張 GUCLT 當做原告並不適格,同時亦主張專利無侵害、無效以及無法實施。地方法院審理後,判定 GUCLT 做為原告適格,但是 ‘647 專利無侵害且無效。

GUCLT 隨即上訴至 CAFC 主張專利有效且有侵害; Microsoft 隨後亦交叉上訴至 CAFC 主張原告不適格。

CAFC 首先針對 GUCLT 是否適格的問題做審理。CAFC 指出,根據憲法第三條 (Article III)規定,憲法上適格的最低要求,至少需指控原告所招受的損失是由被告造成,且所請求的賠償 (relief) 可以彌補 (redress) 所受的損失。

CAFC 亦指出,在專利的 case 裡,原告適格有三種可能:
    1. 原告自身即可提出告訴;
    2. 只要專利權人列為共同原告即可提出告訴;
    3. 當事人不適格,無法提出告訴。


第一種人需要時對專利權有實質權利的人,且專利招受侵害,會招受損失的人,例如專利權人。第二種是雖然沒有對專利的實質權利,但專利權受到侵害,會招受損失的人,例如專屬授權人。第三種是專利權受到侵害,不會招受損失的人,例如非專屬授權人。

本案中, GUCLT 不只是沒有專利的實質權利,也不會因為專利被侵害而招受損失, CAFC 因此判定 GUCLT 當事人不適格 (lack standing) ,且因為不適格,所以不審理專利無侵害的部份。

一點心得:合約中雖然約定 GUCLT 可以提起訴訟,但憲法更大,本案即使加入 AHLT 成為共同原告,GUCLT 亦無法成為適格的原告。因此,類似的情形,要確認自己確實能成為原告,單靠合約是不夠的。 (acer 的前車之鑑也是尚在眼前阿...)

下載本案 (按我)Morrow, et al. v. Microsoft Corporation; Fed. Cir. 2007

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