USPTO 在日前針對最高法院判決 KSR 一案,發表了新的審查基準 (Examination Guidelines) ,並於 2007 年 10 月 10 號起,要求審查委員均須按照新的基準審理有關 35 USC 103 顯而易見性的核駁案件。

USPTO 在審查基準中表示,最高法院在 KSR 判決中,指出顯而易見性並不一定只有符合 TSM (teaching, suggestion, motivation) 的時候才可能存在。顯而易見性的審查應該回歸 Graham v. John Deere Co. 的判決,經過下列三個程序後,方可以判定是否存在顯而易見的問題:
    1) Determining the scope and content of the prior art;
    2) Ascertaining the differences between the claimed invention and the prior art; and
    3) Resolving the level of ordinar skill in the pertinent art.

下面分別針對這三點作說明:

1) 判斷前案的範圍和內容:在判斷前案範圍和內容前,審查委員必須充分了解本發明所揭露和主張的內容。主張的內容,在專利說明書可支持的前提下,必須以最大的合理範圍來做解釋 (broadest reasonable interpretation)。隨後,審查委員需判斷 a) 應該要找什麼樣的前案; b) 判斷從哪裡找前案。

2) 確認出本發明所主張的範圍,和所找到的前案有什麼不同之處:將前案與本發明做比對。所找到的前案需全部整合起來和本發明做比對,以確認兩者之間的差異。

3) 判斷一般熟知本技藝之人士的程度:可用來判斷的依據包含 a) 本發明所欲解決之問題的種類; b) 用來解決此問題之前案; c) 創新發展的速度; d) 技術的複雜度; e) 此行業人士的教育程度。審查委員亦可依據自己的專業加以判斷熟知此技藝之人士的程度。

根據 KSR ,顯而易見性之核駁不單只可以看前案,還可以加上熟知此技藝人士的程度來加以判斷,且當前案被加總的時候,不一定需要存在 teaching, suggestion, or motivation 。但是審查委員必須明確指出為什麼前案和本發明之間的差異是屬於顯而易見的。審查基準中表示,顯而易見之核駁,必須要有清晰的邏輯推論加以支持方可。

審查基準中提供了七種可以用來支持顯而易見的邏輯推論。但是可用的邏輯推論並不限於這七種:

    1) 把已知的元件加起來,透過已知的方式,得到可預期的結果;
    2) 簡易的替換元件,得到可預期的結果;
    3) 使用已知的技術來改善類似的裝置上;
    4) 使用已知的技術在已知的裝置上,達到可預期的進步效果;
    5) “明顯的嘗試 ( obvious to try ) :從有限且已知的方法中,得到可預期的結果;
    6) 在某領域已知的成果,因為有利可圖,而在該領域或其他領域所產生的些許變化;
    7) 因為 teaching, suggestion, or motivation 而使熟知此技藝人士可以達成的結果。

審查基準中針對上述七項分別列舉了一些實例,可供參考。

當審查委員依據上述原則發出顯而易見的核駁時,申請人欲答辯則需指出:
    1) 專利局的發現有誤;
    2) 提出證據指出此發明並非顯而易見。證據可以是 “secondary consideration” 。


由於 KSR 會導致顯而易見的核駁變得比以往來的容易產生,因此申請人有必要了解審查委員在審理時的準則,如此才能確實發現審查委員在審查過程中是否有發生錯誤,並且據以爭取專利核准的機會。

下載原文(按我): Examination Guidelines for Determining Obviousness Under 35 U.S.C. 103 in View of the Supreme Court Decision in KSR International Co. v. Teleflex Inc.

Copyright © 2007 All rights reserved.
創作者介紹
創作者 patent 的頭像
patent

呆子的專利部落格

patent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()