呆子的專利部落格

法院：CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2007)
日期：2007/10/18
原告：Paice LLC (交叉上訴人)
被告：Toyota Motor Corp. (上訴人)
系爭專利： US 5,343,970; US 6,209,672; US 6,554,088
相關規範： DOE (Doctrine of Equivants); JMOL (Judgment as Matter of Law);

Toyota 於 1997 年開始在日本銷售油電混合車 (hybrid vehicle) Prius I ，並於 2000 年開始在美國銷售。 2003 年更推出新一款油電混合車 Prius II 。 Paice 擁有三篇和油電混合車傳動軸相關的專利，分別為 US 5,343,970 (‘970 專利) 、 US 6,209,672 (‘672 專利) 和 US 6,554,088 (‘088 專利) ，在 2004 年 6 月於東德州地方法院對 Toyota 提起專利侵權的訴訟。

經過陪審團判決，認為 Toyota 沒有直接侵害，但針對 ‘970 專利的 claim 11 和 39 則有均等論的侵害。陪審團同時裁定 Toyota 應賠償 Paice 美金 $ 4,269,950.00 。 Paice 並要求地方法院准予永久禁制令，禁止 Toyota 繼續在美國境內銷售侵權產品。 地方法院套用了 eBay 中的四個原則後，否決了永久禁制令，並指示了每個侵權產品， Toyota 需要付給 Paice 美金 $ 25 的權利金。

Toyota 和 Paice 隨後分別向地方法院提起了 Motion of Judgment as Matter of Law (JMOL) 。 Toyota 認為證據顯示陪審團針對均等論侵權作了錯誤的判決。 Paice 則認為陪審團針對 ‘970 專利的 claim 11 和 39 、 ‘672 專利的 claim 15 以及 ‘088 專利的 claim 1 和 2 作出無直接侵害的判決是錯誤的，另外，法院判定的權利金也是錯誤的。地方法院駁回了 Toyota 和 Paice 的 motion 。兩造均上訴至 CAFC 。

CAFC 表示，根據 Federal Rule of Civil Procedure 50 (a) (1) ，法院只有在 ” 沒有存在足夠的證據基礎，讓一個合理的陪審團可以判決讓對造有利 ” 的時候，才能准予 Motion of judgment as Matter of Law 。

There is no legally sufficient evidentiary basis for a reasonable jury to find for [the non-movant]

Toyota 提出三點原因，認為 Paice 沒有提出足夠的證據，可以讓陪審團判定均等論侵害的存在。第一， Paice 的專家證人的證詞全部是針對文義侵害，而沒有針對均等論做出證詞， 而且 Pacie 的專家證人的證詞中，沒有任何地方可以將他在文義侵害的證詞和均等論侵害做連結的；第二， ‘970 專利中自己承認的前案， US 3,566,717 和 US 3,732,751 中，已經放棄了主張均等論的空間；第三， Paice 的律師自行承認 Prius I 無侵害 Paice 的專利。

CAFC 駁回了全部三項理由，認為雖然專家證人沒有特別針對均等論做出證詞，但是也沒特別強調證詞只適用於文義侵害，因此專家證人的證詞是可以用在均等論的，只要其證詞中有 function, way, result 的部分即可。另外， ‘970 專利中有明確指出前案的不足之處，因此不能說有禁反言而放棄均等論。最後，陪審團沒有針對 Prius I 和 Prius II 做比較，因此，不能說 Prius I 無侵害，則 Prius II 無侵害。

關於 Paice 的上訴， CAFC 認為陪審團有足夠的證據可以做出合理的判決，因此，請求法官判定 Toyota 有文義侵害 ‘970, ‘672 和 ‘088 專利的要求無法成立。

關於權利金的部分， CAFC 表示，地方法院在駁回永久禁制令後，並不一定要訂出一個 on going royalty ，反倒是應該讓兩造有機會去討論出一個雙方都可以接受的授權金額。但是地方法院也可以根據裁量，訂出一個合理的授權金額。本案在地方法院駁回永久禁制令的申請後，同時提出了一個美金 $ 25 的 on going royalty，但是沒有具體說明設定美金 $ 25 的理由，因此， CAFC 將此項判決駁回，發回更審。

下載本案 (按我)：Paice LLC v. Toyota Motor Corporation (Fed. Cir. 2007)


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