呆子的專利部落格

法院:CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2007) 日期:2007/10/18 原告:Paice LLC (交叉上訴人) 被告:Toyota Motor Corp. (上訴人) 系爭專利: US 5,343,970; US 6,209,672; US 6,554,088 相關規範: DOE (Doctrine of Equivants); JMOL (Judgment as Matter of Law); Toyota 於 1997 年開始在日本銷售油電混合車 (hybrid vehicle) Prius I ,並於 2000 年開始在美國銷售。 2003 年更推出新一款油電混合車 Prius II 。 Paice 擁有三篇和油電混合車傳動軸相關的專利,分別為 US 5,343,970 (‘970 專利) 、 US 6,209,672 (‘672 專利) 和 US 6,554,088 (‘088 專利) ,在 2004 年 6 月於東德州地方法院對 Toyota 提起專利侵權的訴訟。 經過陪審團判決,認為 Toyota 沒有直接侵害,但針對 ‘970 專利的 claim 11 和 39 則有均等論的侵害。陪審團同時裁定 Toyota 應賠償 Paice 美金 4,269,950.00 。 Paice 並要求地方法院准予永久禁制令,禁止 Toyota 繼續在美國境內銷售侵權產品。 地方法院套用了 eBay 中的四個原則後,否決了永久禁制令,並指示了每個侵權產品, Toyota 需要付給 Paice 美金 25 的權利金。 Toyota 和 Paice 隨後分別向地方法院提起了 Motion of Judgment as Matter of Law (JMOL) 。 Toyota 認為證據顯示陪審團針對均等論侵權作了錯誤的判決。 Paice 則認為陪審團針對 ‘970 專利的 claim 11 和 39 、 ‘672 專利的 claim 15 以及 ‘088 專利的 claim 1 和 2 作出無直接侵害的判決是錯誤的,另外,法院判定的權利金也是錯誤的。地方法院駁回了 Toyota 和 Paice 的 motion 。兩造均上訴至 CAFC 。 CAFC 表示,根據 Federal Rule of Civil Procedure 50 (a) (1) ,法院只有在 ” 沒有存在足夠的證據基礎,讓一個合理的陪審團可以判決讓對造有利 ” 的時候,才能准予 Motion of judgment as Matter of Law 。

There is no legally sufficient evidentiary basis for a reasonable jury to find for [the non-movant]

Toyota 提出三點原因,認為 Paice 沒有提出足夠的證據,可以讓陪審團判定均等論侵害的存在。第一, Paice 的專家證人的證詞全部是針對文義侵害,而沒有針對均等論做出證詞, 而且 Pacie 的專家證人的證詞中,沒有任何地方可以將他在文義侵害的證詞和均等論侵害做連結的;第二, ‘970 專利中自己承認的前案, US 3,566,717 和 US 3,732,751 中,已經放棄了主張均等論的空間;第三, Paice 的律師自行承認 Prius I 無侵害 Paice 的專利。 CAFC 駁回了全部三項理由,認為雖然專家證人沒有特別針對均等論做出證詞,但是也沒特別強調證詞只適用於文義侵害,因此專家證人的證詞是可以用在均等論的,只要其證詞中有 function, way, result 的部分即可。另外, ‘970 專利中有明確指出前案的不足之處,因此不能說有禁反言而放棄均等論。最後,陪審團沒有針對 Prius I 和 Prius II 做比較,因此,不能說 Prius I 無侵害,則 Prius II 無侵害。 關於 Paice 的上訴, CAFC 認為陪審團有足夠的證據可以做出合理的判決,因此,請求法官判定 Toyota 有文義侵害 ‘970, ‘672 和 ‘088 專利的要求無法成立。 關於權利金的部分, CAFC 表示,地方法院在駁回永久禁制令後,並不一定要訂出一個 on going royalty ,反倒是應該讓兩造有機會去討論出一個雙方都可以接受的授權金額。但是地方法院也可以根據裁量,訂出一個合理的授權金額。本案在地方法院駁回永久禁制令的申請後,同時提出了一個美金 25 的 on going royalty,但是沒有具體說明設定美金 25 的理由,因此, CAFC 將此項判決駁回,發回更審。 下載本案 (按我):Paice LLC v. Toyota Motor Corporation (Fed. Cir. 2007) Copyright © 2007 All rights reserved.