USPTO 在日前針對最高法院判決 KSR 一案,發表了新的審查基準 (Examination Guidelines) ,並於 2007 年 10 月 10 號起,要求審查委員均須按照新的基準審理有關 35 USC 103 顯而易見性的核駁案件。
USPTO 在審查基準中表示,最高法院在 KSR 判決中,指出顯而易見性並不一定只有符合 TSM (teaching, suggestion, motivation) 的時候才可能存在。顯而易見性的審查應該回歸 Graham v. John Deere Co. 的判決,經過下列三個程序後,方可以判定是否存在顯而易見的問題:
1) Determining the scope and content of the prior art;
2) Ascertaining the differences between the claimed invention and the prior art; and
3) Resolving the level of ordinar skill in the pertinent art.
下面分別針對這三點作說明:
1)判斷前案的範圍和內容:在判斷前案範圍和內容前,審查委員必須充分了解本發明所揭露和主張的內容。主張的內容,在專利說明書可支持的前提下,必須以最大的合理範圍來做解釋 (broadest reasonable interpretation)。隨後,審查委員需判斷 a) 應該要找什麼樣的前案; b) 判斷從哪裡找前案。
2)確認出本發明所主張的範圍,和所找到的前案有什麼不同之處:將前案與本發明做比對。所找到的前案需全部整合起來和本發明做比對,以確認兩者之間的差異。
3)判斷一般熟知本技藝之人士的程度:可用來判斷的依據包含 a) 本發明所欲解決之問題的種類; b) 用來解決此問題之前案; c) 創新發展的速度; d) 技術的複雜度; e) 此行業人士的教育程度。審查委員亦可依據自己的專業加以判斷熟知此技藝之人士的程度。
根據 KSR ,顯而易見性之核駁不單只可以看前案,還可以加上熟知此技藝人士的程度來加以判斷,且當前案被加總的時候,不一定需要存在 teaching, suggestion, or motivation 。但是審查委員必須明確指出
為什麼前案和本發明之間的差異是屬於顯而易見的。審查基準中表示,顯而易見之核駁,必須要有清晰的邏輯推論加以支持方可。
審查基準中提供了七種可以用來支持顯而易見的邏輯推論。但是可用的邏輯推論並不限於這七種:
1) 把已知的元件加起來,透過已知的方式,得到可預期的結果;
2) 簡易的替換元件,得到可預期的結果;
3) 使用已知的技術來改善類似的裝置上;
4) 使用已知的技術在已知的裝置上,達到可預期的進步效果;
5) “明顯的嘗試 ( obvious to try ) :從有限且已知的方法中,得到可預期的結果;
6) 在某領域已知的成果,因為有利可圖,而在該領域或其他領域所產生的些許變化;
7) 因為 teaching, suggestion, or motivation 而使熟知此技藝人士可以達成的結果。
審查基準中針對上述七項分別列舉了一些實例,可供參考。
當審查委員依據上述原則發出顯而易見的核駁時,申請人欲答辯則需指出:
1) 專利局的發現有誤;
2) 提出證據指出此發明並非顯而易見。證據可以是 “secondary consideration” 。
由於 KSR 會導致顯而易見的核駁變得比以往來的容易產生,因此申請人有必要了解審查委員在審理時的準則,如此才能確實發現審查委員在審查過程中是否有發生錯誤,並且據以爭取專利核准的機會。
下載原文(
按我): Examination Guidelines for Determining Obviousness Under 35 U.S.C. 103 in View of the Supreme Court Decision in KSR International Co. v. Teleflex Inc.
Copyright © 2007 All rights reserved.
CAFC 判例 (5)