根據 37 CFR 1.265 & 1.75(b)(1) 的規定,超過 5 項獨立項,或是總項數超過 25 項 (5/25) 的申請案,都必須要提出"審查協助文件 Examination Support Document (ESD)"。

此項規定適用於在 2007 年 11 月 1 號前尚未收到 FAOM (First Action on the Merits) 的申請案。所以已經申請,但是尚未收到核駁通知的案子,如果有超過 5/25 都需要提出 ESD 。收到限制要求 (restriction requirement) 並不算收到 FAOM 。

Examination Support Document 原則上須包含下列幾項:
    1. 一份申明,申明本申請案已完成相關前案檢索,申明須包含:
      1) 檢索過的美國分類號;
      2) 檢索日期;
      3) 檢索的資料庫;
      4) 檢索的邏輯和關鍵字;等等。

    2. 一份 IDS,列出所有檢索到與本案相關的前案。
    3. 列舉出每一篇前案中,出現對應本申請案專利範圍 (claims) 的每一個元件 (element) 的地方。
    4. 詳細說明上述第 3 點中本案元件相對前案元件的可專利性。
    5. 一個完整的說明,解釋本案每一個獨立項的發明點 (utility)。
    6. 指出本案專利範圍每一個元件,對應說明書符合 35 USC 112 1 的每一處。

避免 ESD 的方法:

    1. 刪除專利範圍項數,使獨立項少於 5 項且總項數少於 25 項;
    2. 提出 SRR (Suggested Restriction Requirement) ,建議審查委員將本案分案;
    3. 自行分案,將多餘的項數提出延續案 (但會浪費掉一次的 Continuation) 。

基本上,包含兩次不需要 petition 的延續案,一個發明最多可以申請 15 個獨立項和 75 個總項而不需要提出 ESD 。但是浪費掉延續案的次數會導致最終核駁 (final OA) 後,只剩下一次的 RCE 和申訴 (appeal) 可以挽救。

一般認為 ESD 將會非常的昂貴,且會有禁反言的疑慮,建議在沒有必要的情況下,不要超過 5/25 ,萬一非提出 ESD 不可,則建議千萬不要省錢找英文不行的事務所寫。

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