呆子的專利部落格

這個新規範和大家應該沒啥關連，不過可以趁機瞭解一下美國專利律師/代理人的平均薪資。

根據 USPTO 公告的新規範，從今年 12 月 17 日開始，每一年將針對美國專利律師/代理人收取年費，每年 USD$ 118 ，以維持專利律師/代理人的資格。

USPTO 表示，這個規定的目的並不在於增加收入，而是為了"保護公眾利益、保存專利局的完整，以及維持高標準的專業" (protecting the public, preserving the integrity of the Office, and maintaining high professional standards)

根據 USPTO 昨(28日)網站公布，美國、日本及歐盟三方自 2006 年起共舉辦了六次的 Trilateral Conferences ，並於去年 11 月的會議中決議，採用"共同申請格式 (Common Application Format" 。

所謂共同申請格式，指的是一種三方通用的專利說明書格式。當申請者所提的專利說明書符合此一格式時， USPTO, JPO & EPO 均不得就此格式要求申請人做出任何修正。也就是說，以後申請人只需要提出一種說明書的撰寫格式，便可以通用於 USPTO, JPO & EPO 提出申請。

JPO & EPO 預計 2009 年初開始接收此種格式的申請案。 由於此一格式已經大致上符合 USPTO 的要求，因此已經可以接受。

USPTO 在日前針對最高法院判決 KSR 一案，發表了新的審查基準 (Examination Guidelines) ，並於 2007 年 10 月 10 號起，要求審查委員均須按照新的基準審理有關 35 USC 103 顯而易見性的核駁案件。

USPTO 在審查基準中表示，最高法院在 KSR 判決中，指出顯而易見性並不一定只有符合 TSM (teaching, suggestion, motivation) 的時候才可能存在。顯而易見性的審查應該回歸 Graham v. John Deere Co. 的判決，經過下列三個程序後，方可以判定是否存在顯而易見的問題：1) Determining the scope and content of the prior art;
2) Ascertaining the differences between the claimed invention and the prior art; and
3) Resolving the level of ordinar skill in the pertinent art.

根據 37 CFR 1.78 (f) 的規定，兩件以上的申請案中，如果同時存在有 patentably indistinct claims (專利請求範圍缺乏可專利性之差異) 時，申請案只能有一案存續。其它申請案需併案或撤銷。

37 CFR 1.78 (f)(1) 要求申請人擁有 (commonly owned) 兩件以上申請案中，有符合下列情形者，須揭露給 USPTO ：
1. 申請案中至少一發明人重複；以及
2. 申請日或優先權日，或任合引用了先前案子的申請日或優先權日，相差在兩個月內的申請案。

根據 37 CFR 1.265 & 1.75(b)(1) 的規定，超過 5 項獨立項，或是總項數超過 25 項 (5/25) 的申請案，都必須要提出"審查協助文件 Examination Support Document (ESD)"。

此項規定適用於在 2007 年 11 月 1 號前尚未收到 FAOM (First Action on the Merits) 的申請案。所以已經申請，但是尚未收到核駁通知的案子，如果有超過 5/25 都需要提出 ESD 。收到限制要求 (restriction requirement) 並不算收到 FAOM 。

Examination Support Document 原則上須包含下列幾項：1. 一份申明，申明本申請案已完成相關前案檢索，申明須包含：1) 檢索過的美國分類號；
2) 檢索日期；
3) 檢索的資料庫；
4) 檢索的邏輯和關鍵字；等等。
2. 一份 IDS，列出所有檢索到與本案相關的前案。
3. 列舉出每一篇前案中，出現對應本申請案專利範圍 (claims) 的每一個元件 (element) 的地方。
4. 詳細說明上述第 3 點中本案元件相對前案元件的可專利性。
5. 一個完整的說明，解釋本案每一個獨立項的發明點 (utility)。
6. 指出本案專利範圍每一個元件，對應說明書符合 35 USC 112 1 的每一處。

根據新的 37 CFR 1.78 & 1.114 ，在沒有另外提出請願 (petition) 的情況下，申請人得提出共兩次的延續案 (continuation) 或部分延續案 (CIP) ，以及一次的請求繼續審查 (RCE) 。如果想要申請更多的延續案、部分延續案獲請求繼續審查，則需另外提出請願書 (petition) ，說明新的修改、答辯理由或證據之所以無法在之前提出的理由。

延續案或 CIP 可以是來自母案、RCE或另外一個延續案或 CIP 。 RCE 亦可以來自母案和延續案或部分延續案。如果延續案一已經用掉了 RCE ，則延續案二將需要提出請願書才有機會使用 RCE 。

於 Aug. 21, 2007 之前申請的案子，在 Nov. 1, 2007 之後都可以至少再提出一次延續案或 CIP 而不用提出請願書，即使會超過兩次的限制。

不是只有台灣物價漲漲漲，連美國專利局也於日前公佈，美國專利申請規費將於 Sept. 30, 2007 起漲價。小實體每項收費漲 USD 5 元，大實體則漲 USD 10 元。

這是繼之前公佈新的 37 CFR Rules 之後，再增加對申請人不利且會導致荷包失血的措施。看來申請美國專利對於獨立發明人和經費有限的小公司越來越難了。專利會不會成為圖利大企業的工具呢？ 值得觀察。

美國時間8月21號公佈新的 patent rules.

共 129 頁，我只稍微看了一下。等我有時間看過後，會再補充~

新的規定將於 Nov. 1, 2007 生效。

專利申請公路(Patent Prosecution Highway*) 是美國和日本從 2006 年 7 月開始試驗的一個 project 。內容大致上是說，若是一篇專利申請案在先申請的國家審查過程中，被認定至少有一個專利範圍是可以獲准的，則本專利申請案在另外一國可以申請加速審查。如此一來，可以縮短等待專利獲准的時間。

原本預計試驗期限是一年，當初就有約定必要時可以延長試驗期限一年。經過一年的試驗後，美日雙方覺得成效不錯，但顯然還不到已經可以正式實施的地步。因此，雙方同意再延長試驗期限半年，至 2008 年 1 月 3 日。

* 日本和英國最近也開始了類似的機制。