呆子的專利部落格

法院：CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2007) 日期：2007/9/28 原告：IpVenture, Inc. (上訴人) 被告：Prostar Computer, Inc. & Midern Computer, Inc. (交叉上訴人) 系爭專利： US 6,216,235 相關規範： assignment; right to sue US 6,216,235 ('235 專利) 是在 1994 年由 Douglass Thomas 和他的父親 Alan E. Thomas 所申請的專利。 Douglass Thomas 和 Peter Tong 共同成立的 IpVenture 這間公司，並且於 2003 年向 Prostar 和 Midern 兩家電腦公司提起侵害 '235 專利的訴訟。 Douglass Thomas 在 1992 - 1995 年間任職於 HP 擔任專利律師。被告在地方法院主張 '235 專利歸屬權應屬於 HP 。地方法院同意了被告的主張，因此判定 IpVenture 作為原告不適格。 IpVenture 隨後提出上訴。被告亦提出上訴，要求原告支付律師費。 CAFC 首先針對了原告適格的部分討論，指出了原告適格的條件：

Only the entity or entities that own or control all substantial rights in a patent can enforce rights controlled by that patent, lest an accused infringer be subject to multiple suits and duplicate liability.

也就是說，為了避免被控侵權人在同一篇專利上遭受多次的訴訟，只有對專利權有完全掌控的一個或多個實體可以提起專利訴訟。也因此，當有多個實體對專利權有掌控時，所有的實體均需加入，才可以對被控侵權人提起訴訟。 本案的問題在於， HP 是否對於 '235 專利擁有全部或部分的權利。 在 Douglass Thomas 任職於 HP 的時候，關於智慧財產權的歸屬曾經簽署的合約包含 I agree to assign them to HP 。在 2005 年 HP 則和 IpVenture 簽署了一份同意書，表明 HP 從未擁有，將來也不會主張對 '235 專利擁有權利。但是地方法院認為這份同意書籤署的日期是在 2003 年訴訟產生之後，並無法回溯到訴訟產生前 Douglass Thomas 和 HP 之間的聘僱合約。 地方法院引用了幾篇判例，其中 Film Tech Corp. v. Hydranautics (Fed. Cir. 1992) 中聘僱合約的文字為： "does hereby grant" ，以及 Speedplay, Inc. v. Bebop, Inc. (Fed. Cir. 2000) 中聘僱合約的文字為： "hereby conveys, transfers and assigns" 。這兩件判決都被認定為"現在式"，表示在簽訂合約時，權利已經轉讓。另外一份判例 Arachnid, Inc. v. Merit Indus., Inc. (Fed. Cir. 1991) 中聘僱合約的文字則為： "will be assigned" 。這件判決則被認定不是"現在式"，僅表示簽署人同意會轉讓，但簽署的當時尚未轉讓。 地方法院認為本案的狀況同於 Film Tech Corp. 和 Speedplay, Inc. ，所以 Douglass Thomas 在任職 HP 期間所申請的專利應歸屬於 HP ， HP 至少擁有 '235 專利的部分權利，需要同時參與訴訟之間，原告才能適格。 CAFC 則認為地方法院引用了錯誤的判例，本案應適用 Arachnid, Inc. 的判例， I agree to assign 只表示同意會轉讓，而非已經轉讓。 Douglass Thomas 和 HP 在 2005 年簽署的同意書並不重要，其充其量只是證明了 HP 從未擁有 '235 專利的權利。 也就是說，在 HP 沒有打算追究 Douglass Thomas 在聘僱合約中同意將專利權轉讓給 HP 的情況下， HP 到目前為止從來沒有擁有 '235 專利的任何權利。因此， IpVenture 目前持有 '235 專利的所有權利，也可以作為適格的原告。本案發回更審。被告的交叉上訴不具合法意義，不予審理。 一點心得： 1. 趕快學起來，聘僱合約中要用"我現在將所有權利轉讓給甲方"，而不是"我同意將所有權利轉讓給甲方"。 2. 趕快學起來，如果你簽的合約是"我同意將所有權利轉讓"，那麼... 你也許可以不必轉讓... :p 下載本案 (按我): IpVenture, Inc. v. Prostar Computer, Inc. and Midern Computer, Inc. (Fed. Cir. 2007) Copyright © 2007 All rights reserved.