法院：CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2009) 日期：2009/1/15 上訴人：Stephen W. Comiskey (原告) 被上訴人：USPTO 系爭專利：US Serial No. 09/461,742 ( '742 申請案 ) 相關規範： 35 USC 101; 35 USC 103 本案背景 本發明係關於一種調解合約/遺囑的方法，總共有 59 個 claims。申請人在申請的過程中，被 USPTO 以顯而易見 (35 USC 103) 的理由核駁，經過 RCE 和 BPAI 從頭到尾都被相同的理由核駁。 第一次上訴到 CAFC 的時候，遭判定部分 claims 不符合 35 USC 101 實用性的要求，剩餘的 claims 因為有使用到電腦/通信器材，則被判定發回更審，依據 CAFC 的判決重新判定是否符合 35 USC 103 顯而易見性的要求。 Comiskey 仍舊不服，向 CAFC 提出 en banc rehearing 的請求。 CAFC 在討論後，同意了 en banc hearing 的請求。 法院是否可以自行提出 new grounds for rejection? 上訴中首先的爭議就是， Comiskey 是針對 USPTO 的 35 USC 103 顯而易見性提出上訴，雙方均未針對本發明是否符合 35 USC 101 實用性有所爭議， CAFC 不應該自行決定審理關於 35 USC 101 實用性的問題，而忽視 35 USC 103 顯而易見性的部分。 CAFC 花了很長的篇幅在判決書中解釋，上訴法院是有權利根據 new grounds 來 affirm 行政單位的決定。
    Under SEC v. Chenery Corp., 318 U.S. 80, 88 (1943), we may affirm an agency on a legal ground not decided by the agency. This authority is, in fact, so well-established that the petition for rehearing did not even rise the issue.
但顯然並非所有上訴法官都同意這一點， Judges Moore, Newman, and Rader 都有提出反對意見書。 CAFC 根據上述的權利，表示 35 USC 101 實用性是考量可專利性 patentability 的第一個門檻。因此，在判斷本發明是否可以通過顯而易見性的考驗之前，應該先判斷是否合乎實用性的條件。
    It is well established that "the first door which must be opened on the difficult path to patentability is 101."
抽象的概念不具實用性 CAFC 判斷實用性的標準並不離前不久才出爐的 In re Bilski 的判決。主要在於考量該發明是否符合 process, machine, manufacture, and composition of matter 的條件。 CAFC 指出，一個抽象的概念是否符合可專利的標的有兩個相關但不同的層面：
    1. 當權利項中的抽象概念並沒有實際應用時，不具可專利性 (When an abstract concept has no claimed practical application, it is not patentable); 2. 當權利項中的抽象概念有可能有實際的應用時 (The abstract concept may have a practical application)，須更進一步的考量：1) 該發明有否和一個裝置綁在一起 (tied to) ？ 2) 有否將物質的狀態改變？
根據上述幾點， CAFC 判定本發明中部份的 claims 不符合實用性，不具可專利性。但部分的 claims 因為有提到電腦裝置，因此發回 BPAI 重新判定該些 claims 是否有和電腦裝置"綁在一起"而具有實用性。 由於本案須先判定這些 claims 是否符合實用性，因此 CAFC 暫時不對顯而易見性做出判定。 本案部分維持原判，部分撤銷原判，發回更審。 可以討論的一些點 1. CAFC 到底該不該自行討論原被告雙方沒有爭議的部分 (new groudns) ？ 我以為上訴法院是用來解決有爭議的點，不是用來全面性判斷一個案子的。這樣子一來，CAFC 不會有球員兼裁判，淪為訴訟當事人的疑慮？ 2. 為什麼 CAFC 可以針對一部份的 claims 做出不符合實用性的判斷，剩下的部分卻要扔回給 BPAI 來判斷？ 3. BPAI 判斷完實用性若認為符合，仍用顯而易見性核駁，那麼又得再上 CAFC 吵一輪，是不是浪費資源？ 窮人果然沒法得到正義？ 4. 35 USC 101 實用性在判決文中的討論，有些地方並不明確，而持反對意見法官，也有些論點是需要考慮的。
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