呆子的專利部落格

法院：CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2009) 日期：2009/2/13 上訴人： Aspex Eyewear, Inc. (被告) 被上訴人：Revolution Eyewear, inc. (原告) 系爭專利：US6,550,913 相關規範： Declaratory Judgment (DJ); Covenant not to sue 本案背景 Revolution Eyewear, Inc. (下稱：Revolution) 是美國專利 US6,550,913 ( ‘913專利 )的專利權人，於 2003 年在中加州地方法院控告了 Aspex Eyewear, Inc. (下稱：Aspex) 侵害 ‘913 專利。訴訟產生後，Aspex 就停止了被控侵權產品的銷售行為。 2005 年地方法院在簡易判決 (Summary Judgment) 中判定了 ‘913 專利無效。 Revolution 上訴至 CAFC ， CAFC 判定地方法院在 claim construction 中錯誤的解釋了專利權利範圍，將本案發回重審。 重審後地方法院判定專利無法實施 (unenforceability) 以及無效 (invalidity) 的部分須進入開庭的程序。並預定 2007 年 9 月 25 日開庭。 在 2007 年 9 月 6 日， Revolution 發了一封電子郵件給 Aspex ，提出不對 Aspex 提出告訴的保證 ( covenant not to sue )，並告知將會通知法院撤回訴訟。 Covenant not to suit 的內容：

Revolution and counter-defendant Gary Zelman hereby unconditionally covenant not to sue Aspex for patent infringement under the ‘913 patent based upon any activities and/or products made, used, or sold on or before the dismissal of this action.

2007 年 9 月 7 日， Revolution 向地方法院提出 motion to dismiss its infringement suit ，並附上了不提告訴的保證 (covnenant not to suit) 之內容給地方法院。 Revolution 同時主張地方法院已經沒有管轄權，且 Aspex 已經沒有憲法上要求的衝突 (controversy) ，要求地方法院撤銷 Aspex 的無法實施和無效告訴。 地方法院同意了Revolution 的申請，撤銷了本案。 Aspex 認為自己仍有提出 ‘913 專利無法實施和無效之訴訟的權利，上訴至 CAFC 。 專利權人保證不告 疑似侵權人還可以提確認之訴嗎？ 地方法院依據 CAFC 1995 年的判例， Super Sack Manufacturing Corp. v. Chase Packaging Corp.的案例，認為 Aspex 沒有提起確認之訴的立場。 惟 CAFC 指出， Super Sack 一案中不能提出確認之訴的原因是，不告訴保證包含未來銷售的產品，只要這些產品沒有任何改變。因此 CAFC 認為如果只是要為了將來可能出現改良後的產品，就先行提出確認之訴，實在很難判斷現在是否就有 controversy 或是值得擔心被告的可能性。 CAFC 也同意 Aspex 的論點，認為本案相關的判例應該是 MedImmune v. Genentech 。 本案應該判斷的是，在全盤考量後，是否存實質的 controversy ，需要提起確認之訴。

”under all the circumstances, show that there is a substantial controversy, between the parties having adverse legal interests, of sufficient immediacy and reality to warrant the issuance of a declaratory judgment.

由於本案之中的不告訴保證只包含過去的銷售，並不包含針對相同產品之未來的銷售。且 Aspex 表示幾個月之內就打算再次銷售被控侵權的產品，且 Revolution 也表示只要Aspex 再次銷售該產品，就會再次提告。因此， CAFC 認定雙方確實存在 controvsery ， Aspex 有權可以提起確認之訴。 本案撤銷地方法院的判決。 一點想法： Revolution 是以為 Aspex 不會再銷售該產品了，才這麼做的？ 不然，只保證不告過去的侵權行為，不保證未來，只是為了撤銷對手的無法實施和無效的主張，成功機會本來就不大吧？ Copyright © 2009 All rights reserved.