呆子的專利部落格

法院：CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2009) 日期：2009/3/5 上訴人： Nartron Corporation (原告) 被上訴人：Dorg Indak, Inc. (被告) 系爭專利：US 6,049,748 相關規範： Inventorship 本案背景 美國專利US 6,049,748 ( '748 專利) 是一種關於汽車座椅可以支撐腰部的裝置，主要是關於一種控制裝置 ( controller ) 。 原告 Nartron 是 '748 專利的專利權人。在 2006 年原告 Nartron 在東密西根地方法院控告 Dorg Indak 侵害其 ‘748 專利。 Dorg Indak 主張 '748 專利的發明人之一 Benson 未同意也沒有加入該訴訟，因此Nartron 的訴訟不成立。 地方法院同意了 Dorg Indak 的主張，撤銷了該訴訟。 Nartron 不服，上訴至 CAFC 。 發明人適格 Nartron 和 共同發明人 Benson 都同意， Benson 對於 '748 專利的貢獻在於 claim 11 。 Claim 11 是 claim 6 的附屬項，而 claim 6 附屬於 claim 5 ， claim 5 又附屬於 claim 1 。 Claim 11 是在附屬的發明中加入了一個 extender 。 Nartron 強力主張， extender 被運用於座椅中支撐腰部的裝置是習知的。 Benson 也並不否認這一點。且本發明主要是關於一種控制裝置的發明， extender 這一類的硬體設備並非本發明之重點。 Nartron 因此主張 Benson 的貢獻於該發明整體而言並不重要 ( insignificant ) ，而 inventorship 需要從發明整體而觀之 (invention as a whole) ，所以 Benson 不是真的發明人。 Borg Indak 則回應表示，任何 claim element 都必須是列名的發明人”發明”的，所以不論再小的元件，也不會不重要。 CAFC 首先表示， Inventorship 是法律問題，所以可以由其來審理。又指出，專利中列名的發明人需要被假設為正確。

“The inventors as named in an issued patent are presumed to be correct.”

又指出，主張發明人不需被列入共同原告的一方，需要負舉證責任。

Thus, a party alleging non-joinder “must meet the heavy burden of proving its case by clear and convincing evidence.” 提供建議不等於發明人 CAFC 表示，提供已知的原理，或是解釋現有科技但沒有具體說明如何和該發明結合者，不可為共同發明人。
One who simply provides the inventor with well-known principles or explains the state of theart without ever having a firm and definite idea of the claimed combination as a whole does not qualify as a joint inventor.
CAFC 同意了Nartron 的說法，認為 Benson 的貢獻不重要。不但只因為前案已經存在這樣的東西。更因為在汽車座椅中本來就已經有用到 extender ，在本發明中再將 extender 納入其元件之一實為熟知該技藝人士可輕易為之的行為。 CAFC 又指出，在說明書中唯一提到 extender 的地方是在背景 (background) ，又再次證明了 extender 之於本發明並不重要。 Borg Indak 最後主張，就算 extender 於本發明再不重要， Benson 都是本發明中 claim 11 的唯一發明人，因為其他發明人均同意claim 11 是 Benson 貢獻的。 CAFC 則回覆， claim 11 並不是一個獨立的發明，乃是結合了 claim 1, 5, & 6 的一個完整發明。根據判例 Hess ，提供附屬項中唯一一個元件的人，不一定是發明人。而本案中 Benson 對於claim 1 是否有貢獻尚未被確定，但是單就 claim 11 而言，CAFC 認定不足以為發明人。(註：地方法院因為認定 claim 11 Benson 是發明人，就直接在簡易判決中做了判決， claim 1 的爭議部分沒有被解決) CAFC 因此認定 Benson 於 claim 11 的貢獻不足以為發明人，撤銷地院的判決，本案發回更審。 一點心得： 1. 本案中原告為了主張該發明人不應該是發明人，以及被告為了主張該發明人是發明人，產生了一些與自身立場看似相反的言論，是否會在以後的訴訟中產生對自己不利的效果，值得觀察。 2. Claim 11 貢獻者不是發明人，但又沒有別人貢獻，那麼 claim 11 的發明人士誰？ CAFC 說這是 PHOSITA 可以輕易為之的，所以是否 claim 11 為顯而易見而無效？ 3. 地方法院只因為 claim 11 就下了判決，上了 CAFC 又發回更審。之後如果 Claim 1 又來一次，又發回更審，再進入 trial ，又上訴… 打個訴訟未免太沒效率？ Copyright © 2009 All rights reserved.