呆子的專利部落格

法院：CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2009) 日期：2009/9/8 上訴人： Ron Nystrom (原告) 被上訴人：Trex Company, Inc. (被告) 系爭專利：US 5,474,831 相關規範： Res Judicata; claim preclusion; claim vitiation 判決書撰寫法官：Rader 本案背景 在 2001 年 12 月，本案係爭專利 US 5,474,831 ('831 專利) 專利的專利權人 Ron Nystrom (Nystrom) 控告了被告 Trex Company, Inc. (Trex) 的產品 Trex I boards 侵害 '831 專利。 地方法院在 Claim Construction 主要針對專利權利範圍中的三個字詞做出定義：1) "board"; 2) manufactured to have" 以及 3) "convex top surface"。 "Board" 被定義為"由木材裁切成的一片長條建築用木製材料"； "manufactured to have" 被定義為"使用了木工技術的製程" ； "convex top surface" 被定義為 "一向外彎曲且曲率半徑和板子寬度比例為 4:1 或 6:1 之上表面" <-- 呆子的不負責翻譯 根據上述的 claim construction ，兩造同意經由簡易判決判定 Trex I boards 不侵害 '831 專利。 Nystrom 隨後上訴至 CAFC 。 CAFC 維持了 "board" 和 "manufacutred to have" 的定義，駁回了 "convex top surface" 的定義，發回地方法院更審。 Nystrom 在發回地方法院更審時，改主張 Trex I boards 因均等論侵害 '831 專利。地方法院因為先前在簡易判決時， Nystrom 並未曾提及均等論侵權的問題，因而認定 Nystrom 已經放棄了主張均等論侵權的權利。 Nystrom 又上訴至 CAFC ，但 CAFC 維持了地方法院的原判。 Nystrom 隨後又針對 Trex 的第二代產品： Trex II boards 提出告訴，主張 Trex II boards 均等論侵害其 '831 專利，主張該產品係之前的訴訟發生後才開始銷售的，因此無法在前一次訴訟中納入該項產品。 Trex 主張 res judicata 而請求地方法院簡易判決，認為本案不應該再次審理。另外，亦主張本案因為 1) claim vitiation; 2) argument-based estoppel; and 3) amendment-based estoppel. 地方法院審理後，在簡易判決中同意了 claim vitiation 和 argument-based estoppel ，但駁回了 res judicata 和 amendment-based estoppel. Nystrom 不服，上訴至 CAFC。 Res Judicata CAFC 在判決書中只討論了有關於 res judicata 的部分。 簡單來講， res judicata 表示法院已經判決的事情，不可以再一次透過司法程序來審理，並期待會有不同的結果。也就是說，已經判決的事情，不可以再次進入司法程序，這個層面的 res judicata 亦稱之為 claim preclusion 。 以本案為例，爭點在於第二次訴訟中的 Trex II boards 是否和第一次 Trex I boards 有基本上的差異，而這個部份的舉證責任是在被控侵權人的身上。 由於本案的 claim preclusion 是關於專利的案件，因此 CAFC 具有管轄權，不需要參考其他 regional circuit 法院的判例。 Trex 主張本案的被控侵權產品 Trex II boards 雖然和先前的產品 Trex I boards 有許多差異，但是在 claim construction 中的 "board" 和 "manufactured to have" 的部分則兩個產品間並無差異。 CAFC 在先前的判例中指出，判斷 claim preclusion 應該要重點放在兩案中的被控侵權產品之間的 "material differences" (Foster, 947 F.2d at 480) ，但是未曾特別提到 material differences 測驗是否是針對 claim limitations 。 關於本案，由於先前案件已經判定了 Trex I boards 並未直接侵害 '831 專利，且由於 Nystrom 放棄了均等論侵權的部分，亦無均等論侵害。 如果 Nystrom 要能夠贏得本次的訴訟，他必須要能夠證明 Trex II boards 存在有 '831 專利中的每一個 limitation。由於之前 "board" 和 "manufactured to have" 的 claim construction 亦適用於本案，且本案中的 Trex II boards 和先前案件中 Trex I boards 在 "board" 和 "manufatured to have" 的部分並無不同，因此 CAFC 認為 Trex II boards 亦不可能侵害 '831 專利。 CAFC 指出， res judicata 正是要防止這樣的訴訟產生，因此本案適用 res judicata 。本案推翻地方法院關於 res judicata 的見解，但維持地方法院 dismiss 的原判。 Claim Vitiation 本案判決本文中並未提到 claim vitiation 的部分，但是 Rader 法官另外寫了一份關於 claim vitiation 的意見。 呆子小解說：Claim vitiation 可能很多人比較不熟悉，所以利用本判決的機會來做一些說明。Doctrine of claim vitiation 是對應 Doctrine of Equivalents 而產生的，賦予法院在特定案件中，可以根據狀況主張 claim vitiation 而透過 matter of law 的方式來禁止或限縮均等論的範圍 (例如：陪審團將均等論的解釋過份擴大，導致專利權利範圍中某個 limitation 喪失意義時)。 Doctrine of Claim Vitiation 的由來是來自於美國最高法院在 Warner-Jenkinson, 520 U.S. 17, 39 n.8 (1997) 一案判決意見書中的一段註解：

if a theory of equivalence would entirely vitiate a paricular claim element, partial or complete judgment should be rendered by the court, as there would be no further material issue for the jury to resolve."

也就是說，如果均等論會讓專利權利範圍中的至少某一個 limitation 被 vitiated (損害) ，則法院應該判定均等不成立。 Rader 法官在意見中指出，因為均等論的判斷有時候無法準確一致，因此出現了 claim vitiaton 來對均等論做出一些限制。但是，均等論可以在專利權利範圍中某個 limitation 不存在時，因為缺乏實質 (substantial) 的差異而仍然被判定有侵權 (infringe) ，而 claim vitiation 則在有實質 (substantial) 差異時，會判定無侵權。 Rader 法官因而認為， claim vitiation 只是 Doctrine of Equivalents 中疑似均等物是否有實質上的差異而已，實在沒有必要特地訂出一個 Doctrine of Claim Vitiation 。 Rader 法官另外提到，在最高法院的判例中 (Warner-Jenkinson, 520 U.S. 17, 39 n.8 (1997))， Doctrine of Equivalents 和 Doctrine of Claim Vitiation 有一個差異點，就是前者為事實認定，而後者為法律認定。而 Rader 法官認為兩個 doctrines 是一體兩面，可是均等由陪審團認定， vitiation 由法官認定，這樣在實務上會衍生出很多問題來。 Notes 1. 本案判決意見沒有提到太多兩造的主張和攻防，感覺好像法官早就有心證；而且，Nystrom 上訴應該不是針對 res judicata 的部分，但是 CAFC 卻只針對這個部分做出意見。我個人是覺得本次判決的內容和見解都有點怪怪的。 2. Claim vitiation 的部分在判決本文未有討論， Rader 法官對於本案也只有舉例，似乎只是想要表達對最高法院在 doctrine of claim vitiation 的判例表達一些不同的意見。 3. 寫這篇部落格也主要是想提一下 claim vitiation ，想說可能比較少人熟悉這個部分。我連中文都找不到，有人知道嗎？ 4. Doctrine of Equivalents 必須要遵從 all elements rule ，也就是說 equivalents 是針對每個專利權利範圍的限制去判斷，而非針對被控侵權產品整體觀之去判斷。有時候陪審團可能會將均等論過份擴大，因而導致均等是整體而觀之，卻忽略了某個限制條件不存在，這種情況我們說 claim limitation is vitiated。 Claim vitiation 是為了避免這種狀況而產生的。 Copyright © 2009 All rights Reserved.