呆子的專利部落格

根據 37 CFR 1.78 (f) 的規定，兩件以上的申請案中，如果同時存在有 patentably indistinct claims (專利請求範圍缺乏可專利性之差異) 時，申請案只能有一案存續。其它申請案需併案或撤銷。 37 CFR 1.78 (f)(1) 要求申請人擁有 (commonly owned) 兩件以上申請案中，有符合下列情形者，須揭露給 USPTO ：

1. 申請案中至少一發明人重複；以及 2. 申請日或優先權日，或任合引用了先前案子的申請日或優先權日，相差在兩個月內的申請案。

申請人須在下列期限 (兩者取其晚) 內揭露給 USPTO ：

1. 後來的申請案之申請日或進入 National Stage (PCT) 四個月內；或 2. 後來的申請案 ”初使申請收據 (initial filing receipt) ” 寄出日的兩個月內。

37 CFR 1.78 (f)(2) 則假設如果有下列情形，會認定兩件以上的申請案有 patentably indistinct claims 存在，但是申請人仍有機會反駁：

1. 申請案中至少一發明人重複； 2. 申請日相同、引用同一優先權日，或一案優先權日與另一案申請日相同；以及 3. 申請案內容實質上有重疊 (Substantially overlapping) 。(實質上有重疊定義為：只要 A 案中有一個 claim 可以在 B 案中找到 support ，則認定實質上有重疊。)

欲反駁 37 CFR 1.78 (f)(2) ，申請人可以有下面兩種選擇：

1. 解釋為什麼申請案中的專利範圍均有可專利性的差異 (patentably distinct) ； 2. 提出 Terminal disclaimer 。如果申請案都還在申請中，則申請人須解釋為什麼會有兩件以上的申請案，包含有 patentably indistinct claims 。

如果申請人欲反駁，須再下列期限 (三者取其晚) 內提交給 USPTO ：

1. 後來的申請案之申請日或進入 National Stage (PCT) 四個月內； 2. Patentably indistinct claims 出現的那一天；或 3. 後來的申請案 ”初使申請收據 (initial filing receipt) ” 寄出日的兩個月內。

37 CFR 1.78 (f)(3) 中規定，所有包含 patentably indistinct claims 的申請案，專利範圍的項數須合併計算，如果超過 5/25 項數規定時，須繳交 ESD 。在沒有合理的理由時， USPTO 會將保留一個申請案，其餘則全部撤銷。 本案適用於 Nov. 1, 2007 仍然申請中的全部申請案。 Nov. 1, 2007 前已經申請的案子，可以在下列期限內完成相關揭露或反駁：

1. 符合 37 CFR 1.78 (f)(1) & (2) 的規定期限；或 2. Feb. 1, 2008 。

一點感想：大公司死定了，同樣發明人的案子，別說事務所不一定是同一家負責，內部 PE 都未必是同一人。沒有超好的控管，這要從何整理起？ Copyright © 2007 All rights reserved.