法院:CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2009)
日期:2009/12/4
上訴人: Hewlett-Packard Company (原告)
被上訴人:Acceleron LLC (被告)
系爭專利:US 6,948,021
相關規範: DJ Action
判決書撰寫法官:Michel

Background

Acceleron LLC (“Acceleron”) 是一間專利控股公司,同時也是美國專利 USP 6,948,021 (‘021 專利)的專利權人。 Acceleron 於 2007 年 5 月 31 日取得了 ‘021 專利。同年 9 月 14 日, Acceleron 的總經理寫了一封有關於 ‘021 專利的信給 HP 的法務副總。

信的內容提到了 ‘021 專利與 HP 的 Blade Servers 有關,希望可以和 HP 討論 ‘021 專利,也要求 HP 同意不要將兩造之間交換的訊息使用在訴訟中。信中亦表達希望 HP 可以在兩週內回信,沒有回信則視同 HP 沒有意願和 Acceleron 討論 ‘021 專利。

HP 一位資深法務在兩週期限過後第三天回信給 Acceleron 。信中表示 HP 有意願和 Acceleron 討論 ‘021 專利。信中亦表示,關於 Acceleron 要求 HP 不要提起確認之訴 (DJ action) 一事, HP 同意答應於 120 天之內不會提出確認之訴,前提是 Acceleron 亦同意於 120 天之內不會對 HP 提起訴訟。(註1)

Acceleron 於四天後回信,信中表示, Acceleron 不認為 HP 有提起確認之訴的依據。信中再次要求 HP 於兩週內回覆是否有意願針對 ‘021 專利進行討論。如果期限內未回覆,則 Acceleron 將認定 HP 不打算回應任何關於 ‘021 專利的內容或其和 Blader Servers 產品之相關性。

在兩週期限屆滿前兩天, HP 向德拉瓦州地方法院針對 ‘021 專利提起確認之訴。 Acceleron 則向地方法院提出缺乏對物管轄權 (subject matter jurisdiction) 之申請。地方法院接受了 Acceleron 的申請,撤銷了該案。

HP 不服,上訴至 CAFC 。 CAFC de novo 審理本案

確認之訴的對物管轄權

根據最高法院在 Medimmune, Inc. v. Genentech, Inc.,549 U.S. 118, 127 (2007) 中的判決,法院只有在全面考量各方事實之後,確定法律利益衝突的兩造,有立即且真實的實質衝突,才會有對確認之訴的對物管轄權。

根據 SanDisk, 480 F.3d at 1381 (Fed. Cir. 2007) , 專利案件中,確認之訴的對物管轄權存在於當專利權人對另一造正在進行或計畫進行的活動主張權利,且另一造認為自己有權利在未獲授權的情形下,進行該活動時。

HP 主張自己的狀況剛好完全符合 SanDisk 一案的情形,應該適用確認之訴。惟 CAFC 並不同意, CAFC 表示,不管有意或無意, MedImmune 確實都降低了提起確認之訴門檻。但門檻降低不等於沒有門檻,提起確認之訴的一方仍需證明衝突是明確且確實的存在於兩造的法律利益中間。因此,單單是收到一封信提及了某篇專利和對方的某個產品,尚無法構成提起確認之訴的條件。

Acceleron 主張自己並未向 HP 主張 ‘021 專利的權利,因為在往來信件中從來沒有提到任何要主張或指控 HP 侵害的字眼。 CAFC 亦不同意。

CAFC 指出,根據 Arrowhead Indus. Water, Inc. v. Ecolochem Inc., 846 F.2d 731, 734-35 (Fed. Cir. 1988) ,只因為策略性的在信件往來中避免使用某些特定的魔術字 (magic words) ,像是「訴訟」、「侵害」,並不會就此免於被提起確認之訴。

在給 HP 的第一封信中, Acceleron 提到了 ‘021 專利和 HP 的 Blader Servers ,並且要求 HP 不要提起訴訟,然後再給 HP 兩週的期限回覆。在第二封信中, Acceleron 再次給了兩週的回覆期限,並強調如果 HP 未於期限內回覆,則將認定 HP 不打算回應關於該專利的內容/權利 (merits of this patent),以及和 Blader Server products 的關聯 (relevance to Blader Server Products)。

CAFC 指出,地方法院發現,本案是非競爭對手的專利控股公司 (non-competitor patent holding company) 直接聯繫 HP 關於 Acceleron 對於 ’021 專利所持有的權利。而且, Acceleron 沒有提供保密合約,也沒有接受 HP 所提出的 120 天不互告的提議。

Acceleron 主張專利權人聯繫他人有可能是想要推薦將專利技術導入對方的產品,或是想要將專利權轉讓。 CAFC 表示確實有可能是如此,但本案卻明顯不是這種情形,因為專利權人已經表示:1) ‘021 專利和 HP 的特定產品有關 (relevant); 2) 給對方相對短的期限回覆; 以及 3) 要求對方不要提起訴訟。這些因素都必須全部納入考量。

地方法院和 CAFC 另外都指出,當收到專利權人來信時,專利權人是否為競爭對手,也會產生不同的反應。至少如果對手是競爭者,收信方也可以考慮使用自己的智慧財產權來進行談判。考慮整體的情形, HP 視 Acceleron 的來信是要主張其專利權並非不合理。

Acceleron 不斷強調在 HP 提起訴訟時, Acceleron 內部尚未判斷是否有向 HP 主張 ‘021 專利的依據。 CAFC 表示, Acceleron 主觀上 (subjective) 是否認為可以向 HP 主張 ‘021 專利的權利,和 HP 是否可以提起確認之訴無關。因為可否提起確認之訴是「客觀」 (objective) 判斷。 (Arrowhead, 846 F.2d at 736) , 所以,重點在於客觀上如何解讀專利權人的用語和行動 (words and actions)。

最後, CAFC 強調 Acceleron 是一間純授權公司,其獲利來源完全來自於主張其專利權。這一點也讓 Acceleron 不同意 120 天之內互不相告的提議可顯得可疑。

因此,雖然確認之訴不會因為一方知道了某篇專利的存在,甚至認為有侵權的疑慮,就可以提起。但是客觀的整體考量本案的事實之後,判定 HP 可以提起確認之訴。

(註一) 根據判決書中 Acceleron 的第一封信的內容,並未看見有要求 HP 不要提出 DJ action 的文字,但是 HP 的回信中卻寫說對應 Acceleron 要求不要提 DJ actions ,那麼也請 Acceleron 同意不要提起訴訟。

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留言列表 (14)

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  • Robert
  • 天下本無事
    庸人自擾之
  • 雋語
  • The more haste, the less speed.
  • 偉偉
  • 人類最大的悲劇不是死亡,而是沒有掌握有意義的人生
  • wpeiu
  • 請教

    請問,哪些網站有在介紹生醫科技相關的專利判例呢??
  • 清秀男
  • It is never too late to learn.
  • 小文~
  • 財富並非永遠的朋友,但朋友卻是永遠的財富。
  • 猜不透
  • may the blessing be always with you!!
  • 小語
  • Everyone fastens where there is gain.
  • RUNBHC
  • 成功多屬於那些很快做出決定,卻又不輕易變更的人。而失敗也經常屬於那些很難做出決定,卻又經常變更的人
  • 勝利之星
  • Always read stuff that will make you look good if you die in the middle of it.
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  • 加油!充實內函最重要!Beauty is but skin- deep.
  • 小豬
  • Thank you very much for such useful informaion ● 3●
  • 22
  • 對NPE提起確認之訴較容易

    版主您好,想依據這篇文章請教一下,HP提出DJ後的影響為何??亦即是否Acceleron於DJ中敗訴,即不可對HP提出專利侵權訴訟? 或是應該這樣問,HP提出DJ的目的為何? 可以產生何實質效果?
  • 提出 DJ 可以有不同的考量,最常見的應該是選擇對自己比較有利的法院(forumn shopping). 這對被控侵權方而言,可以化解蠻多不確定性,避免自己陷在不知道甚麼時候會在哪裡被告的困擾或恐懼中.

    另外,提出 DJ 也可以讓對手(專利權人)對自己的專利比較沒有把握,進而願意接受較低的和解金額.

    DJ 還可以其他用途, 這個部分可能不是三言兩語可以講完的.

    敗訴可能的情形有很多種, 很難一概而論. 如果 DJ 中法院判定HP 未侵害 Acceleron 的某幾篇專利,則 Acceleron 不能再使用該幾篇專利對 HP 提起訴訟. 但仍可以拿其他專利來告 HP. 前提是上訴之後維持原判.

    patent 於 2010/08/27 12:05 回覆

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