法院:CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2007)
日期:2007/9/28
原告:IpVenture, Inc. (上訴人)
被告:Prostar Computer, Inc. & Midern Computer, Inc. (交叉上訴人)
系爭專利: US 6,216,235
相關規範: assignment; right to sue

US 6,216,235 ('235 專利) 是在 1994 年由 Douglass Thomas 和他的父親 Alan E. Thomas 所申請的專利。 Douglass Thomas 和 Peter Tong 共同成立的 IpVenture 這間公司,並且於 2003 年向 Prostar 和 Midern 兩家電腦公司提起侵害 '235 專利的訴訟。

Douglass Thomas 在 1992 - 1995 年間任職於 HP 擔任專利律師。被告在地方法院主張 '235 專利歸屬權應屬於 HP 。地方法院同意了被告的主張,因此判定 IpVenture 作為原告不適格。 IpVenture 隨後提出上訴。被告亦提出上訴,要求原告支付律師費。

CAFC 首先針對了原告適格的部分討論,指出了原告適格的條件:
    Only the entity or entities that own or control all substantial rights in a patent can enforce rights controlled by that patent, lest an accused infringer be subject to multiple suits and duplicate liability.

也就是說,為了避免被控侵權人在同一篇專利上遭受多次的訴訟,只有對專利權有完全掌控的一個或多個實體可以提起專利訴訟。也因此,當有多個實體對專利權有掌控時,所有的實體均需加入,才可以對被控侵權人提起訴訟。

本案的問題在於, HP 是否對於 '235 專利擁有全部或部分的權利。

在 Douglass Thomas 任職於 HP 的時候,關於智慧財產權的歸屬曾經簽署的合約包含 I agree to assign them to HP 。在 2005 年 HP 則和 IpVenture 簽署了一份同意書,表明 HP 從未擁有,將來也不會主張對 '235 專利擁有權利。但是地方法院認為這份同意書籤署的日期是在 2003 年訴訟產生之後,並無法回溯到訴訟產生前 Douglass Thomas 和 HP 之間的聘僱合約。

地方法院引用了幾篇判例,其中 Film Tech Corp. v. Hydranautics (Fed. Cir. 1992) 中聘僱合約的文字為: "does hereby grant" ,以及 Speedplay, Inc. v. Bebop, Inc. (Fed. Cir. 2000) 中聘僱合約的文字為: "hereby conveys, transfers and assigns" 。這兩件判決都被認定為"現在式",表示在簽訂合約時,權利已經轉讓。另外一份判例 Arachnid, Inc. v. Merit Indus., Inc. (Fed. Cir. 1991) 中聘僱合約的文字則為: "will be assigned" 。這件判決則被認定不是"現在式",僅表示簽署人同意會轉讓,但簽署的當時尚未轉讓。

地方法院認為本案的狀況同於 Film Tech Corp.Speedplay, Inc. ,所以 Douglass Thomas 在任職 HP 期間所申請的專利應歸屬於 HP , HP 至少擁有 '235 專利的部分權利,需要同時參與訴訟之間,原告才能適格。

CAFC 則認為地方法院引用了錯誤的判例,本案應適用 Arachnid, Inc. 的判例, I agree to assign 只表示同意會轉讓,而非已經轉讓。 Douglass Thomas 和 HP 在 2005 年簽署的同意書並不重要,其充其量只是證明了 HP 從未擁有 '235 專利的權利。

也就是說,在 HP 沒有打算追究 Douglass Thomas 在聘僱合約中同意將專利權轉讓給 HP 的情況下, HP 到目前為止從來沒有擁有 '235 專利的任何權利。因此, IpVenture 目前持有 '235 專利的所有權利,也可以作為適格的原告。本案發回更審。被告的交叉上訴不具合法意義,不予審理。

一點心得

1. 趕快學起來,聘僱合約中要用"我現在將所有權利轉讓給甲方",而不是"我同意將所有權利轉讓給甲方"。

2. 趕快學起來,如果你簽的合約是"我同意將所有權利轉讓",那麼... 你也許可以不必轉讓... :p

下載本案 (按我): IpVenture, Inc. v. Prostar Computer, Inc. and Midern Computer, Inc. (Fed. Cir. 2007)


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