呆子的專利部落格

法院：CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2007)
日期：2007/10/4 (Originally issued on 2007/7/31)
原告：Somerset Pharmaceuticals, Inc. (上訴人)
被告：Jon W. Dudas (被上訴人)
系爭專利： US RE 34,579
相關規範： 35 USC 154; 35 USC 156

Somerset 擁有 RE 34,579 ('579 專利) 於 2007 年 8 月 18 號專利期滿失效， Somerset 於 2006 年 4 月 27 號向 PTO 根據 35 USC 156(d)(1) 提出專利期限延長之申請。隔年 2 月 21 號又根據 35 USC 156(e)(2) 提出暫時延長專利期限 (interim extension) 之申請，希望 PTO 在專利期限延長之申請結果出來之前，先暫時延長 '579 專利的期限。

2007 年 5 月 22 號 Somerset 向地方法院提起訴訟，希望地方法院可以強迫 (compel) PTO 做出准許暫時延長 '579 專利期限，在訴狀中 Somerset 亦提出初步禁制令 (preliminary injunction) 的要求。地方法院駁回初步禁制令後， Somerset 隨後上訴至 CAFC 。

Somerset 上訴的內容原本包含兩個部份：

1. 請求 CAFC 強迫 (compel) PTO 針對暫時延長專利期限之申請做出決定；
2. 請求 CAFC 發出初步禁制令要求 PTO 准予暫時延長專利期限。

Somerset 隨後撤回第一項的要求。

針對第二項的部份， CAFC 檢視了地方法院在拒絕給予初步禁制令的時候，是否有濫用裁量權 (abuse of discretion) 。另外，根據 Ranbaxy Pharms., Inc. v. Apotex, Inc., 350 F.3d 1235, 1239 (Fed. Cir. 2003) 的判例中，要有權要求初步禁制令，申請人需要有合理的可能性 (reasonable likelihood) 在所爭議的事情上勝出。

A movant is not entitled to a preliminary injunction if he fails to demonstrate a likelihood of success on the merits.

本案中由於 PTO 已經針對申請延長專利期限的部分做出決定，不予延長 '579 專利，因此 Somerset 並沒有合理的可能性可以延長 '579 專利。 加上 CAFC 判定地方法院並無濫用裁量權的情事，所以否決了 Somerset 的要求。本案維持原判。

幾點值得注意的地方：

1. 本判決原本在 2007 年 7 月 31 號公佈，當時為非判例 (non-precedential) 案件，但是在 2007 年 10 月 4 號卻重新公佈為判例 (precedential) 案件。

2. 當初如果也請地方法院和 CAFC 強迫 PTO 准予延長專利之申請，不知道是否可以克服因為 PTO 針對這個部份做出決定後，而導致暫時延長專利期限之申請和初步禁制令喪失合理的可能性？