法院：CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2008)
日期：2008/4/3
原告：O2 Micro International Limited (被上訴人)
被告：Beyond Innovation Technology Co., Ltd; FSP Group; Lien Chang Electronic Eerprise Co., Ltd (上訴人)
相關規範： Claim Construction; prosecution estoppels; doctrine of equivalents
O2 Micro (凹凸科技) 在東德州地方法院向BiTek (Beyond Innovation Technology, 碩頡科技) 提起專利侵權的訴訟。O2 主張 BiTek 侵害其三篇美國專利 US6,259,615 ( ‘615 專利 ), US6,396,722 ( ‘722 專利 ), US6,804,129 ( ‘129 專利 )。該些專利主要是關於 CCFL 驅動 IC 相關的技術。其中， ‘722 和 ‘129 專利係 ’615 專利之延續案，故本案均以 ‘615 專利做說明。
訴訟中的爭端在於 claim 1 的其中一個限制： a feedback control loop circuit receiving a feedback signal indicative of power being supplied to said load, and adapted to generate a second signal pulse signal for controlling the conduction state of said second plurality of switches only if said feedback signal is above a predetermined threshold;
‘615 專利在申請的過程中，曾經在答辯時，新增一些限制在獨立項，並因而取得專利。新增的部分為： only if said feedback signal is above a predetermined threshold.
在 BiTek 被控侵權的產品中，BiTek 主張有兩種情況，即使 feedback signal 低於該 predetermined threshold ，仍然會控制該第二複數個開關 (second plurality of switches)。 BiTek 根據這兩種狀況，主張 ‘615 專利中 only if 的條件未出現於 BiTek 的產品，因此未侵害該些專利。
在地方法院審理的時，雙方針對 only if 的爭議在於是否有必要針對這兩個字進行 claim construction 。被告們 (BiTek, FSP, and Lien Chang) 主張 only if 應該被解釋成 “exclusively or solely in the event that” 或 “never except when” 。原告 O2 則主張 only if 只是兩個簡單的字，沒有必要進行 claim construction 。地方法院選擇同意 O2 的說法，認為陪審團可以做出正確的判斷。
在 pre-trial proceeding 時， BiTek 向法院提出 motion in limine ，要求法院禁止 O2 在開庭時主張均等論 (Doctrine of Equivalents) ，因為 O2 在申請專利過程中修改過 claim ，因此有禁反言的問題。法院原本同意 BiTek 的要求，但是在 O2 補充資料後，法院沒有給任何具體理由，便推翻原本的裁定，准許 O2 主張均等論。
經過陪審團審理後，判定所有被告 induced infringed，Lien Chang contributorily infringed 該些專利；所有被告亦被認定 willfully infringed 該些專利。
被告不服，上訴至 CAFC 。
上訴的論點主要有兩個，第一是關於 only if 是否應該要由 claim construction 來定義，第二則是關於 O2 是否有權主張均等論。
首先，O2 主張 BiTek 沒有在開庭時針對地方法院對陪審團有關 only if 的指示做出抗議，因此 BiTek 已經放棄 (waive) 上訴關於這個部份的權利。
CAFC 同意了 BiTek 的論點，並且指出在多個判例中有過類似的狀況。
O2 另外主張 BiTek 在上訴時針對 only if 提出了新的論點，因此應該被視為放棄 (waive) 其主張這個議題的權利。 CAFC 表示，雖然提出新的議題可能被視為 wavier ，但是如果只是新的論點來支持原有之議題，則沒有這個問題。
回到 only if 的 claim construction ， BiTek 主張地方法院應該要針對 only if 做出 claim construction ，因為雙方在 only if 是否允許 exceptions 上有很大的歧異。 O2 則表示，地方法院沒有必要針對很普通的字做出 claim construction ，否則被告會不斷的提出 claim construction 的要求，以癱瘓程序的進行。
CAFC 指出， claim construction 的目的是要判斷爭議中的專利之權利範圍。
關於均等論， CAFC 使用了最高法院訂出的三個測試標準，來判斷 O2 是否有放棄主張均等論的權利。
由於 CAFC 判定地方法院應該要針對 only if 進行 claim construction ，且地方法院不應該允許 O2 主張均等論，因此本案撤銷地院的判決，並且發回更審。
一點看法：
1) 本案一審是在東德州地方法院，對原告是出了名的友善。從原判可以看出地方法院對 O2 極盡偏袒，到了 CAFC 也算是有點天理。
2) 如果被告在東德州地方法院，如果沒有把握在地方法院輸了以後，可以上訴到 CAFC 並且根據 matter of law 贏得無侵害或專利無效之訴 ，最好還是趕快和解。只是根據 matter of law 被撤銷判決發回更審，還是回到東德州地院再輸一次而已。
3) BiTek 雖然贏了這場戰役，但是下個戰場回到東德州地院，還是沒有贏的機會， O2 仍然可以佔盡優勢。除非，東德州地院認為自己沒有可以偏袒的空間，那麼東德州地院就會脅迫雙方和解。
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日期：2008/4/3
原告：O2 Micro International Limited (被上訴人)
被告：Beyond Innovation Technology Co., Ltd; FSP Group; Lien Chang Electronic Eerprise Co., Ltd (上訴人)
相關規範： Claim Construction; prosecution estoppels; doctrine of equivalents
O2 Micro (凹凸科技) 在東德州地方法院向BiTek (Beyond Innovation Technology, 碩頡科技) 提起專利侵權的訴訟。O2 主張 BiTek 侵害其三篇美國專利 US6,259,615 ( ‘615 專利 ), US6,396,722 ( ‘722 專利 ), US6,804,129 ( ‘129 專利 )。該些專利主要是關於 CCFL 驅動 IC 相關的技術。其中， ‘722 和 ‘129 專利係 ’615 專利之延續案，故本案均以 ‘615 專利做說明。
訴訟中的爭端在於 claim 1 的其中一個限制： a feedback control loop circuit receiving a feedback signal indicative of power being supplied to said load, and adapted to generate a second signal pulse signal for controlling the conduction state of said second plurality of switches only if said feedback signal is above a predetermined threshold;
‘615 專利在申請的過程中，曾經在答辯時，新增一些限制在獨立項，並因而取得專利。新增的部分為： only if said feedback signal is above a predetermined threshold.
在 BiTek 被控侵權的產品中，BiTek 主張有兩種情況，即使 feedback signal 低於該 predetermined threshold ，仍然會控制該第二複數個開關 (second plurality of switches)。 BiTek 根據這兩種狀況，主張 ‘615 專利中 only if 的條件未出現於 BiTek 的產品，因此未侵害該些專利。
在地方法院審理的時，雙方針對 only if 的爭議在於是否有必要針對這兩個字進行 claim construction 。被告們 (BiTek, FSP, and Lien Chang) 主張 only if 應該被解釋成 “exclusively or solely in the event that” 或 “never except when” 。原告 O2 則主張 only if 只是兩個簡單的字，沒有必要進行 claim construction 。地方法院選擇同意 O2 的說法，認為陪審團可以做出正確的判斷。
在 pre-trial proceeding 時， BiTek 向法院提出 motion in limine ，要求法院禁止 O2 在開庭時主張均等論 (Doctrine of Equivalents) ，因為 O2 在申請專利過程中修改過 claim ，因此有禁反言的問題。法院原本同意 BiTek 的要求，但是在 O2 補充資料後，法院沒有給任何具體理由，便推翻原本的裁定，准許 O2 主張均等論。
經過陪審團審理後，判定所有被告 induced infringed，Lien Chang contributorily infringed 該些專利；所有被告亦被認定 willfully infringed 該些專利。
被告不服，上訴至 CAFC 。
上訴的論點主要有兩個，第一是關於 only if 是否應該要由 claim construction 來定義，第二則是關於 O2 是否有權主張均等論。
首先，O2 主張 BiTek 沒有在開庭時針對地方法院對陪審團有關 only if 的指示做出抗議，因此 BiTek 已經放棄 (waive) 上訴關於這個部份的權利。
- O2 Micro asserts, however, that a party waives its objections to a claim construction by not objecting to the jury instructions containing (or, in this case, lacking) that construction.
CAFC 同意了 BiTek 的論點，並且指出在多個判例中有過類似的狀況。
O2 另外主張 BiTek 在上訴時針對 only if 提出了新的論點，因此應該被視為放棄 (waive) 其主張這個議題的權利。 CAFC 表示，雖然提出新的議題可能被視為 wavier ，但是如果只是新的論點來支持原有之議題，則沒有這個問題。
- While “a waiver may occur if a party raises a new issue onl appeal…… [a] waiver will not necessarily occur … if a party simply presented new or additional arguments in support of “the scope of its claim construction…”” CCS Fitness, Inc. v. Brunswick Corp., 288 F.3d 1359, 1370-71 (Fed. Cir. 2002)
回到 only if 的 claim construction ， BiTek 主張地方法院應該要針對 only if 做出 claim construction ，因為雙方在 only if 是否允許 exceptions 上有很大的歧異。 O2 則表示，地方法院沒有必要針對很普通的字做出 claim construction ，否則被告會不斷的提出 claim construction 的要求，以癱瘓程序的進行。
CAFC 指出， claim construction 的目的是要判斷爭議中的專利之權利範圍。
- ”determine the meaning and scope of the patent claims asserted to be infringed.” Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967, 976 (Fed. Cir. 1995)
- When the parties raise an actual dispute regarding the proper scope of these claims, the court, not the jury, must resolve that dispute.
- the district court failed to resolve the parties’ dispute because the parties disputed not the meaning of the words themselves, but the scope that should be encompassed by this claim language.
關於均等論， CAFC 使用了最高法院訂出的三個測試標準，來判斷 O2 是否有放棄主張均等論的權利。
- 1) “the alleged equivalent would have been unforeseenable at the time . . . the narrowing amendment” was made; 2) “the rationale underlying the narrowing amendment bore no more than tangential relation to the equivalent” at issue; and 3) “there was some other reason” suggesting that the patentee could not reasonably have been expected to have described the alleged equivalent.
由於 CAFC 判定地方法院應該要針對 only if 進行 claim construction ，且地方法院不應該允許 O2 主張均等論，因此本案撤銷地院的判決，並且發回更審。
一點看法：
1) 本案一審是在東德州地方法院，對原告是出了名的友善。從原判可以看出地方法院對 O2 極盡偏袒，到了 CAFC 也算是有點天理。
2) 如果被告在東德州地方法院，如果沒有把握在地方法院輸了以後，可以上訴到 CAFC 並且根據 matter of law 贏得無侵害或專利無效之訴 ，最好還是趕快和解。只是根據 matter of law 被撤銷判決發回更審，還是回到東德州地院再輸一次而已。
3) BiTek 雖然贏了這場戰役，但是下個戰場回到東德州地院，還是沒有贏的機會， O2 仍然可以佔盡優勢。除非，東德州地院認為自己沒有可以偏袒的空間，那麼東德州地院就會脅迫雙方和解。
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