呆子的專利部落格

法院：CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2008)
日期：2008/8/13
原告：Robert Jacobsen (上訴人)
被告：Matthew Katzer and Kamind Associates, Inc. (被上訴人)
相關規範： Copyright infringement; open source license

原告 Robert Jacobsen 寫了一套控制模型火車的程式 (DecoderPro) 並且擁有該程式的著作權。 Jacobsen 將該套程式公開在網路上供人下載，但是附帶了一個無償的授權書 (Artistic License) 。 Jacobsen 管理了一個自由軟體的團體叫做 Java Model Railroad Interface (JMRI) ，該團體一起合作開發了 DecoderPro 並將 DecoderPro 放在一個叫做 SourceForge 的網站上供人下載。下載的檔案中包含了一個著作權的標示，其中明確地告訴使用者去開啟一個名為 COPYING 的檔案，檔案中明確的規範了 Artistic License 的內容。

被告 Matthew Katzer 下載了 DecoderPro 的程式並將其修改後自行提出一套新的程式 Decoder Commander 。 Decoder Commander 程式中使用到 DecoderPro 的部分並沒有符合 Artistic License 中的要求，並未包含： 1) 列出作者名稱； 2) 註明該著作權的標示； 3) 引導使用者去看 COPYING 檔； 4) 註明 SourceForge 或 JMRI 為定義檔案中原始的來源； 5) 描述最新版本的程式和原始程式的差異和修改的地方。

Jacobsen 向北加州地方法院提起初步禁制令，主張 Katzer 侵害其著作權並導致不可回復的損失 (irreparable harm) 。地方法院審理後認定， Katzer 雖然違反了 Artistic License 的內容，但是屬於違約 (breach of contract) 而非侵害著作權 (copyright infringement) 。由於違約並不會產生有不可回復的損失之假設 (presumption of irreparable harm) ，因此初步禁制令的申請遭駁回。

Jacobsen 不服，上訴至 CAFC 。

管轄權

雖然 CAFC 平常很少處理著作權相關之上訴案件，但表示其仍然是有管轄權。加上本案原告在地方法院亦對被告提起確認之訴 (DJ action) ，主張原告並未侵害被告之相關專利，且該專利無效，因此本案亦與專利有關，且導致地方法院對本案的管轄權有部分是根據 28 U.S.C. § 1338 (a) 而 CAFC 因此根據 28 U.S.C. § 1292 (c)(1) 而有本案上訴之管轄權。

28 U.S.C. § 1338 (a): The district courts shall have original jurisdiction of any civil action arising under any Act of Congress relating to patents, plant variety protection, copyrights and trademarks.

U.S.C. § 1295 (a)(1): The Federal Circuit shall have exclusive jurisdiction “of an appeal from a final decision of a district court of the United States” if (1) “the jurisdiction of that court was based, in whole or in part, on section 1338 of this title” and (2) the case is not “a case involving a claim arising under any Act of Congress relating to copyrights, exclusive rights in mask works, or trademarks and no other claims under section 1338 (a).”

U.S.C § 1292 (c)(1): Federal Circuit shall have jurisdiction over appeals from interlocutory orders of the district courts refusing injunctions “in any case over which the court would have jurisdiction of an appeal under section 1295.”

Ninth Circuit 之相關判例

有關於非 CAFC 專屬的議題， CAFC 於本案會參考 the Ninth Circuit 的判例。關於初步禁制令的部分，the Ninth Circuit 只有在地方法院做出錯誤的法律見解 (erroneous legal premise) 或裁量濫用 (abuse its discretion) 時，才會推翻地方法院的判決。

而判斷是否給予初步禁止令， the Ninth Circuit 則是根據： 1) 申請人勝訴的機率和產生不可回復之損失之加總 (a combination of probability of success on the merits and the possibility of irreparable harm) 或 2) 本案之爭議點存在有重大的問題，且權衡兩造的難處之後嚴重地傾向申請人 (serious questions going to the merits where the balance of hardships tips sharply in the moving party’s favor).

關於著作權， the Ninth Circuit 判例中顯示，如果侵害著作權的可能性很高時，則可以直接假設存在有不可回復之損失。

自由軟體

CAFC 指出，自由軟體存在是為了讓更多人可以共同的開發一些程式和軟體，為了達成這樣的目的，著作權持有者會在一些前提下，允許他人複製、更改和散播其程式碼。透過這些前提，著作權持有者可以確保接收到程式碼的人知道原始創作者是誰，以及程式碼中被授權的程度。本案之 Artistic License 即是如此。

違約 or 侵害著作權

本案中兩造並不否認 Jacobsen 為某些軟體和程式的著作權持有者，且被告亦承認有複製、更改和散播 DecoderPro 中的內容至 Decoder Commander 。本案爭執的重點在於， Artistic License 中的要求到底是該著作權授權內容的條件 (conditions of) 還是承諾 (covenant to)？

CAFC 表示，一般而言，當著作權人提供了一個非專屬的授權給第三人，著作權人就放棄了主張侵害著作權的權利，而只能主張違約。但是，當該授權是有條件的，且被授權人的行為超過了該條件所許可的範圍時，授權人則可以主張著作權遭到侵害。

本案中的 Artistic License 開頭即載明： The intent of this document is to state the conditions (條件) under which a Package may be copied. 且強調 the rights to copy, modify, and distribute are granted “provided that” the conditions are met.

因此，本案中地方法院解釋有錯誤，授權合約的內容應為條件，而非承諾。 CAFC 也指出，本案原告並未收取授權金，即將其程式公開，如果沒有辦法取得禁制令，則將無任何方法可以保障其著作權。

最後， CAFC 裁定發回地方法院判斷是否符合准予禁制令的條件。