呆子的專利部落格

法院：美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2007)
日期：2007/8/3
原告：Sony Electronics, Mitsubishi Digital, Thomson Inc., JVC. (上訴人)
被告：Guardian Media (被上訴人)
系爭專利號： US 4,930,158 & US 4,930,160
相關規範： Declaratory Judgment Jurisdiction (確認之訴)

本案係關於 Sony 等五間公司所提起的確認之訴 (DJ action) 。

Peter Vogel 是 US 4,930,158 ('158專利) & US 4,930,160 ('160專利) 這兩篇美國專利的發明人，他曾於 1999 年時寄出警告信給原告幾家公司，表示原告的產品侵害了他這兩篇專利。當原告均回覆無侵害以及專利無效後，Peter Vogel 並未進行任何更多的動作。

2004 年後，專利權移轉至 Guardian Media (下稱：Guardian) 這間公司，並重新開始要求原告等公司向其取得授權和繳交權利金。經過多次的往返溝通，原告均堅持無侵害、專利無效以及無法實施。前後時間約一年多， Guardian 發出通知給原告等公司，表示這是最後一次的機會，原告等公司也不約而同地馬上提起了確認之訴。隨後，原告等公司亦向 USPTO 提起專利再審查 (ex parte re-exam)，現在仍在 USPTO 審查中。

地方法院隨即將原告等公司的確認之訴合併成為一個單一的確認之訴。原告隋後要求地方法院暫停審理，並等待 USPTO 審查結果出來後再審理。但被告 Guardian 提出地方法院對本案並無管轄權，地方法院同意後，撤回了本案，並提出下列兩點理由：

1) 本案地方法院有無管轄權的問題很 “close” ，意即處於有和沒有的邊緣；
2) 原告提起確認之訴的目的，只是為了在談判中取得優勢，並非真的想要判斷無侵害、專利無效以及無法實施。

原告不服，上訴至上訴法院。

首先，有關確認之訴的管轄權，重點在於是否有「實質上的衝突 (actual controversy)」 存在。 Guardian 辯稱，他們在談判的過程中，從未明示或暗示會對原告等公司提起訴訟，所以，雙方並沒有實質上的衝突存在。地方法院同意了這個說法，所以撤銷了確認之訴。

但是上訴法院並不同意這種說法，雖然 Guardian 並沒有明示或暗示會提起訴訟，但是從 1999 年開始，原告等公司即收到明確的警告信，表示原告的產品侵害了 '158 & '160專利。在 MedImmune 知後實質上的衝突並不需要有訴訟的威脅才能成立，只需要被控侵權方有可能持續在法律上受到傷害即可。

上訴法院因此將本案發回地方法院更審。但同時表示，地方法院有權自行判斷是否審理確認之訴，但須符合幾項條件。本案中地方法院撤銷確認之訴的兩個理由，上訴法院認定不成立。

幾點分享：

1) 日本公司應對專利權人的方式似乎都差不多，整個談判過程的反應、時程的掌握、提出的論點和最後的行動都大同小異。不知道是因為這樣是好的策略？還是他們之間有先講好？

2) Guardian Media 也有找上台灣公司，不過台灣公司似乎策略上和日本公司不太一樣。