呆子的專利部落格

法院： CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2007)
日期：2007/9/5
原告：Mitutoyo & Mitutoyo America (交叉上訴人)
被告：Central Purchasing (上訴人)
系爭專利： US 4,743,902
相關規範： Reasonable royalty; Loss of profit; Right of licensee to sue

本案兩造之間的歷史悠久，早在 1992 年 Mitutoyo 就曾針對 US 4,743,902 (‘902 專利) 指控 Central Purchaing 侵權，雙方並於 1994 年和解，Central Purchasing 並在合約中保證不會再進口及販賣侵權的產品。

1995 年 Central 針對 ‘902 專利提出無效 (invalid) 和無法實施 (unenforceable) 的確認之訴，但是敗訴。根據已決案件 (res judictata) 的原則，此次訴訟，地方法院在簡易判決 (summary judgment) 直接判專利有效及可以實施。

此次 Mitutoyo 指控 Central Purchasing 違約，仍然持續進口並販賣侵害 ‘902 專利 的產品。經過地方法院審理後作出簡易判決， Central Purchasing 侵害 ‘902 專利，並需付合理授權金 29.2% 給 Mitutoyo ，但是無需賠償獲利的損失 (Loss profit) ，其中授權金的部份須包含 Central Purchasing 和另一間公司 HFTUSA 的營收來計算。地方法院同時裁定了 Mitutoyo America 做為共同原告不適格的判決，以及 Mitutoyo 缺法指控惡意侵害的根據。

雙方皆不符，均提出上訴至 CAFC 。

合理授權金：

CAFC 同意地方法院的看法，認為合理授權金的比例應參考其他公司授權的比例，並認為 Central 自己承認其獲利為 70% ， 而 Mitutoyo 則為 29.2% ，因此 Central Purchasing 需支付 29.2% 的合理授權金。加上 Central 早於 1994 年就曾針對 ‘902專利與 Mitutoyo 取得和解，因此支付 Mitutoyo 獲利比例的授權金，是理所當然的。

獲利損失：

但是關於獲利損失的部份， CAFC 認為 Mitutoyo 和 Central Purchasing 產品和市場差異甚大， Central Purchasing 屬低階而 Mitutoyo 屬高單價， Mitutoyo 並沒有獲利上的損失可言。

惡意侵害：

CAFC 認為地方法院誤用了有關 Fraud 的相關法條，認為 Mitutoyo 沒有在簡易判決的時候提出惡意侵害的指控，等於 Mitutoyo 沒有權利主張惡意侵害。但 CAFC 認為惡意侵害需要由陪審團審理，本來就沒有在簡易判決的時候提出。因此，沒有提出不等於放棄。

當事人不適格：

CAFC 認為 Mitutoyo America 並不是專屬被授權人，也不享 ‘902專利的任何實質權力，因此當事人不適格。

下載本案 (按我)：Mitutoyo Corp. v. Central Purchasing LLC (Fed. Cir. 2007)

Copyright © All rights reserved.