法院：CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2007)日期：2007/10/10
原告：Ole K. Nilssen and Geo Foundation, Ltd. (上訴人)
被告：Osram Sylvania, Inc. (被上訴人)
系爭專利： US 4,857,806 等 15 件美國專利
相關規範： Inequitable Conduct; Unenforceability.
Nilssen 是一位擁有多項專利的發明人，原本 Nilssen 的專利都委託專利律師代為申請，但從 1983 年起， Nilssen 則開始自己進行申請專利的動作 (Pro se) 。 Nilssen 也是非營利組織 Geo Foundation 的創辦人，創辦於 1998 ，且於 2000 年 6 月之後， Geo Foundation 成為 Nilssen 眾多專利的專屬授權人 (exclusive licensee) 。在那之前，部分的專利則有授權給飛利浦電子。
2000 年的時候 Nilssen 和 Geo Foundation 控告 Osram 侵害 15 篇專利，但不久後 4 篇撤回，只剩 11 篇。 Osram 的反擊中指控 Nilssen 的專利涉及”不正當行為 (Inequitable conduct)” ，地方法院在六天的直接審理 (bench trial) 中，根據五點判定了 Nilssen 的專利全部有不正當行為的存在，專利無法實施 (unenforceable) 。
Nilssen 不服，向 CAFC 提起上訴。
CAFC 在審理前，先將判斷是否維持不正當行為判決的標準列舉出來，藉以判斷地方法院在每一個判定不正當行為的點上是否有濫權 (abuse of discretion) 或明顯的錯誤 (clear error) 。標準包含以下四點：
1) the court’s decision is clearly unreasonable, arbitrary, or fanciful,
2) the court’s decision is based on an erroneous construction of the law,
3) the court’s factual findings are clear erroneous, or
4) the record contains noevidence upon which the court rationally could have based its decision.
已撤銷控訴的專利
Nilssen 首先針對四篇被撤回訴訟的專利指出，地方法院不應該在原告已經撤銷該 4 篇專利之訴訟後，還針對這 4 篇專利做出不正當行為和無法實施的判決。 Nilssen 認為地方法院應該先判斷這 4 篇專利和訴訟中的 11 篇專利是否有相關性，再來判斷 4 篇專利是否有不正當行為和無法實施的問題。 Osram 則聲稱專利必須先看他是否有不正當行為，才能判斷這些專利是否影響到其他專利。
CAFC 認為 Osram 的指稱沒有任何根據，也沒提供任何理由來支持。但是也不認為地方法院在這裡有濫權，並指出審理的順序可以由地方法院來決定。
不正當行為 1 ：不實的口供宣誓書
Nilssen 曾在兩篇專利再審和申請的過程中，以提供 Dale Fiene 的口供宣誓書 (affidavit) 來滿足可專利性的要求。但是 Nilssen 在提供給審查委員的口供宣誓書中並未揭露他和 Dale Fiene 有私交和工作上的往來，且 Dale Fiene 在 Nilssen 的專利上也有著財物利益的存在。 CAFC 認為沒有揭露他和 Fiene 的關係違反了 Nilssen 的揭露義務 (Duty of disclosure) ，因此存在不正當行為，且專利不可實施。
不正當行為 2 ：錯誤使用小實體資格付費
符合一定條件的專利，可以定位為小實體而取得付費上的折扣。要可以支付小實體的費率，其中之一的條件就是該專利或專利申請案： 1) 沒有授權給，2) 沒有義務要授權給不符合小實體資格的組織。
Nilssen 在 1995 年和飛利浦電子簽訂了授權合約，合約裡面承諾在 Nilssen 沒有將該些專利授權給佔有 10% 市場銷售經額的其他競爭者之前，不會跟飛利浦收取任何權利金。地方法院認為 Nilssen 故意用錯誤的資格付費，因此存在有不正當行為且專利無法實施。 CAFC 表示，用錯資格付費雖然不一定就等於有不正當行為的存在，但是地方法院有權利裁定 Nilssen 這樣的行為係出自故意，且 CAFC 沒有發現地方法院在這樣的判決中有濫權或錯誤。由於兩份授權合約中包含了全部 11 個訴訟中專利，因此判定全部有不正當行為，且專利無法實施。
不正當行為 3 ：錯誤引用優先權
Nilssen 認為錯誤引用優先權會影響到可專利性，只有在申請人引用該優先權來克服前案的時候。本案審查委員並沒有需要用到該優先權日來克服前案，所以錯誤的引用不應該導致不正當行為的認定。
CAFC 則同意被告和地方法院的看法，認為 Nilssen 的模式足以證明他在申請的時候，錯誤引用優先權是故意要迴避可能的前案，將自己的日期盡量壓前。因此，不正當行為是存在的。
A claim for priority is inherently material to patentability because a priority date may determine validity, whether an issue arises in prosecution or later in court challenges to validity. While an active misrepresentation made during prosecution in order to avoid prior art is no doubt “highly material,” see Li Second Family Ltd. P’shp v. Toshiba Corp., 231 F.3d 1373, 1380 (Fed. Cir. 2000), a misrepresentation that would not have immediately affected patentability is still material, see Digital Control, Inc. v. Charles Mach. Works, 437 F.3d 1309, 1318 (Fed. Cir. 2006).
不正當行為 4 ：未揭露相關訴訟
Nilssen 曾在 1993 和 1996 年對 Motorola 提起專利訴訟，訴訟專利的標的 (subject matter) 和本案訴訟中的專利全部屬相同的標的。根據 MPEP 2001.06(c) 的要求，申請人針對這樣的訴訟有揭露義務。 Nilssen 並未將訴訟揭露給審查委員，雖然 Nilssen 辯稱不知道有這樣的義務，但是地方法院認為 Nilssen 是故意隱瞞，且他有承認熟悉這部份的 MPEP ，因此 CAFC 判定地方法院並沒有濫權或錯誤，這部份的相關專利存在有不正當行為，且無法實施。
不正當行為 5 ：未揭露前案
Nilssen 辯稱前案沒有關聯，地方法院則持相反看法。 CAFC 沒有發現地方法院有濫權或錯誤，因此認定 Nilssen 知道前案的存在，卻沒有盡到揭露的義務。因此相關專利存在不正當行為，且無法實施。
- Information is material if there is a substantial likelihood that a reasonable examiner would have considered the information important in deciding whether to allow the application to issue as a patent.” Honeywell.
一點感想和心得：
1. 可憐的專利權人，兵敗如山倒...
2. 該揭露的就要揭露，不論是宣誓書、相關訴訟、相關前案等等；
3. 該付的錢就要付，不要想ㄠ成小實體省錢；
4. 做為被告，訴訟中除了無侵害和無效，應該想盡辦法挖掘專利申請過程的瑕疵，in-house應多了解可以構成專利無法實施的原因有哪些。本案另外有出現 Doctrine of infectious unenforceability 和 Doctrine of unclean hands，有機會可以來研究一下；
5. 另外，在 Motorola 的訴訟中，Motorola 有根據不符合 35 USC 112 來主張專利無效，亦可供策略參考；
6. 申請美國專利最好還是別自己來，找專利代理人比較保險~~
P.S. 本案有點小繁瑣，上面的說明嚴重的簡化過了。欲知完整的內容，還請自行閱讀本案判決。
下載本案 (按我) ：Ole K. Nilssen and Geo Foundation, Ltd. V. Osram Sylvania, Inc., Fed. Cir. 2007
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