呆子的專利部落格

法院：美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2007) 日期：2007/7/20 原告：Benitec (被上訴人) 被告：Nucleonics (上訴人) 系爭專利號： US5,573,099 相關規範： Declaratory Judgment Jurisdiction (確認之訴) 本案中原告和被告兩家公司均從事有關運用植入外部DNA來抑制有遺傳疾病的基因，使遺傳疾病不會發作(silencing)。其中原告 Benitec 並取得了本案中的 US5,573,099 專利(‘099 專利)，於2004年3月22號針對 Nucleonics 提出侵權訴訟。 Nucelonics 隨即提出確認之訴(Declaratory Judgment)，根據 35 USC 271(e)(1)* 請求法院判定 Benitec 沒有發起侵權訴訟之基礎。地方法院拒絕 Nucelonics 的確認之訴，但是表示等待最高法院針對一個對本案具有判例效果的案件作出判決後，會重新考慮該確認之訴。 Nucelonics 隨後亦在美國專利商標局針對 ’099 專利提出再審。再審案目前仍然在審理中。 Nucelonics 後來亦發現， Benitec 在申請專利的時候，有兩個發明人未列在發明人名單中。因此，Nucelonics 請求重新修改確認之訴的內容，除了確認沒有興訟基礎之外，也請求法院確認因為申請人在發明人的身份上涉嫌詐欺和作假，因此 ’099 專利無效。 不久最高法院即針對 Merck KGaA v. Integra Lifescience 做出判決，廣義的解釋了35 USC 271(e)(1)。Benitec 隨後向地方法院提出撤回本案對 Nucleonics 的訴訟。地方法院同意本案撤回。但 Nucleonics 不服，認為 Benitec 是擔心自己的專利遭判定為無效，因此提出上訴，要求繼續進行確認之訴，希望可以使 ’099 專利被判無效。 到了上訴法院，問題就成了法院在什麼情況下才有確認之訴的管轄權。 根據最高法院在 MedImmune 的判決中，確認之訴的管轄權須符合下面的狀況：

雙方之間的衝突明確而清楚，且是有法律利益相反之兩方在法律相關方面的衝突；該衝突需是真切的、實質的，以及可以明確透過特定方式即可以解決的。基本上，要釐清的是，根據指控的事實，在所有的情況下，是否有下列幾點的存在：
1) 法律利益相反的兩方之間； 2) 有實質的衝突； 3) 具有真實且立刻發起確認之訴的必要性。

上訴法院認為，要證明上面三點存在的責任是在提起確認之訴的一方。上訴法院認為 Nucleonics 並沒有證明上述三點的存在。雖然在 Benitec 提起訴訟的時候，這些因素是存在的，但是在訴訟撤回後，這些因素已不復存。因為 Nucleonics 曾經表示，本案要去 FDA 申請新藥最快也是2010-2012，說不定永遠也不會發生。也就是說，一開始法院對確認之訴的管轄權是有的，但是現在卻沒有了。所以 Nucleonics 在35 USC 271(e)(1)的保護下，雙方沒有任何立刻產生衝突的問題存在。因此，上訴駁回。 本案審理的法官中， DYK 法官意見與本案判決相左。他認為最高法院的判例指出，如果訴訟案進行中，雖然侵權的部份被撤回，但是在專利權人無法證明專利有效性是沒有疑慮的時候，該案針對專利有效性審理的部份應該繼續進行下去。 *35 USC 271(e)(1) - It shall not be an act of infringement to make, use, offer to sell, or sell within the United States or import into the United States a patented invention (other than a new animal drug or veterinary biological product (as those terms are used in the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act and the Act of March 4, 1913) which is primarily manufactured using recombinant DNA, recombinant RNA, hybridoma technology, or other processes involving site specific genetic manipulation techniques) solely for uses reasonably related to the development and submission of information under a Federal law which regulates the manufacture, use, or sale of drugs or veterinary biological products. Copyright © 2007