呆子的專利部落格

法院： CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2007) 日期：2007/8/20 原告：Convolve, MIT 被告：Seagate (申請人) 相關規範： Willful infringement, attorney-client privilege, work product protection, writ of mandamus 本案判決實在太長了... 所以就不詳述了。請見諒~ CAFC 針對 willful infringement, attorney-client privilege & work prodcut protection 三個議題做出了一些全新的見解。 Seagate 這間公司之前在地方法院被告侵害 Convolve & MIT 的三篇專利。為了避免 willful infringement ， Seagate 交出了 opinion counsel 的 opinions 。 結果 Convolve 認為 Seagate 同時放棄了訴訟律師的 Attorney-client privilege & protection of work product ， 地方法院竟然同意了，並且要求 Seagate 交出所有有關 infringement, invalidity & enforceability 相關的訴訟律師的通訊和文件。 Seagate 向 CAFC 提出書面訓令 (writ of mandamus) ，CAFC 受理後自行決定 en banc (按我) 審理此案。 此案中有 21 間公司和組織以法院之友 (amicus curiae) 的身分參與本案，顯見此案備受重視。其中台灣的聯發科也參了一腳。 CAFC 的判決 針對 willful infringement: 1. 以前被控侵權人需要證明在收到專利權人的 notice 後，需要執行 due care 以避免 willful infringement ，所以需要有 legal opinion 來證明 due care 。新的判決則將證明 willful 的責任轉給了專利權人：

Accordingly, to establish willful infringement, a patentee must show by clear and convincing evidence that the infringer acted despite an objectively high likelihood that its actions constituted infringement of a valid patent.

基本上就是專利權人需要可以證明客觀上有很大的可能性被控侵權人確實侵害該專利。 2. 要主張 willful ，只能針對被控侵權人在專利權人提起訴訟之前的行為，訴訟產生後的侵權行為不可以作為指控 willful 的依據。如果專利權人想要針對被控侵權人在訴訟產生後的行為取得保護，則必須透過初步禁止令。CAFC 並指出，沒有要求初步禁止令的專利權人，亦不可以只根據被控侵權人在訴訟前的行為，而要求加重最多至三倍的罰金。 3. CAFC 認為，被控侵權人此後不再需要為了避免 willful 而去找 opinion counsel 出 opinion 了。 針對 Attorney-client privilege: 1. 由於 opinion counsel 的意見是為了 business 的考量，而 trial counsel 的通訊則是為了訴訟的爭端，兩方在功能上差異頗大，所以，當被控侵權人為了避免 willful 而放棄 opinion counsel 的 attorney-client privilege 將不必然會同時放棄 trial counsel 的 attorney-client privilege 。(CAFC表示：這樣才可以確保訴訟律師可以確實掌握當事人的所有資訊) 2. However, CAFC 並未將此意見看成一個新的 rule ，而認為地方法院依舊可以根據實際的情況，判斷是否放棄的範圍應包含 trial counsel 的部份。 針對 work production protection: 1. 針對放棄 opinion counsel 的 attorney-client privilege 是否同時放棄了 trial counsel 的 work product production ， CAFC 認為並不必然，除非有特殊的情形存在。(CAFC表示：這樣才可以確保訴訟律師可以完整的準備替當事人辯護的資料) 2. 此案中，原告 Convolve 想取得的 work product 包含訴訟律師的思考模式 (mental process) & 辯護策略， CAFC 認為這部份是最應該被保護不被揭露的部份。 下載本案(按我): In re Seagate technology, LLC. (Fed Cir 2007) Copyright © 2007 All rights reserved