法院：CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2007)
日期：2007/11/2
原告：US Philips Corp. (上訴人)
被告：Iwasaki Electric Co. (被上訴人)
系爭專利： US 5,109,181
相關規範： Claim Construction; 35 USC 287; Doctrine of Equivalents
US Philips 在 2003 年 1 月 8 日對 Iwasaki 提起了專利侵權訴訟。在 2000 年 6 月 7 日， Mr. Rolfes 便寄過警告信給 Iwasaki ，但是 Mr. Rolfes 是 Philips International BV., Corporate Intellectual Property 的員工，警告信上並未註明 US Philips 是專利的所有權人、 Mr. Rolfes 是一位律師，或是 US Philips 和 Philips International BV 之間的關係。地方法院因此認定 Notice 是從訴訟那天開始，而非警告信收到開始。
US 5,109,181 ( ‘181 專利 ) 主要是一種高壓汞蒸氣燈的發明，訴訟兩造針對裡面一個限制範圍進行了 claim construction 的攻防。專利範圍中限制了具有一鹵素，數量在 10-6 和 10-4 µmol/mm3 之間。 US Philips 主張這是一個大致上一個位數的範圍， 但 Iwasaki 和 地方法院認定這樣的表示，等於 1 x 10-6 到 1 x 10-4 之間。由於 Iwasaki 在訴訟開始後，便沒有生產落在這個範圍內的汞蒸氣燈，因此地方法院在簡易判決中判定無文義侵害 ( literal infringement ) 。
另外在均等論的部分，地方法院認為範圍明確，如果允許 US Philips 主張 1 x 10-6 到 1 x10 -4 之間的範圍，則會污染 ( vitiate) 了原本的所主張的權利範圍。 因此，認定本案合理的陪審團不可能得出均等論侵害的結論，所以這個部分亦屬於法律問題 ( Matter of Law ) ，在簡易判決中判定，無均等論侵害。
原告不服，上訴至 CAFC 。
Notice Under 35 USC 287(a)
CAFC 指出，根據 35 USC 287(a) 的要求，警告信不但需要通知侵權行為的存在，也需要告知專利權人的身分 ( Patentee’s identity ) 。但是，本案雖然在警告信中未註明專利權人的身分，但是在警告信中所附的專利說明書全文第一頁即有專利權人資訊。雖然專利說明書首頁的專利權人資訊不一定正確，但由於本案中，資訊是正確的，因此，本案警告信已經符合了需要註明專利權人身分的要求，本案 Notice 的日期應該由 2000 年 6 月 7日起算。地方法院判定被撤回。
Claim Construction
CAFC 認為，專利範圍中所列出了範圍應該是明確的，如此才能夠正確地界定專利權人所主張的權利保護範圍。而 US Philips 所主張，認為它只是一個位數的範圍，違反了這樣的原則，因此，維持地方法院對 claim construction 的判定。
由於在地方法院 US Philips 曾經針對 1 所代表的範圍，是否應該考慮四捨五入的問題，且這個問題應該是事實問題 ( Matter of Fact ) ，應由陪審團來判定；但是上訴時 US Philips 並未針對這點再提出討論，因此， CAFC 認為，這是一個值得討論的地方，例如， 1 和 1.0 所欲表達的範圍，即可能不一樣。但是， CAFC 特別強調這次的判決並沒有考慮這個問題，而是留待以後有機會再作討論。所以，不可以因此認定這個問題屬於法律問題 ( Matter of Law ) ，亦不表示 claim construction 可以界定這個問題。
Infringement Under Doctrine of Equivalents
地方法院認為 10-6 到 10-4 的範圍已經明確地被界定，且 Iwasaki 沒有產品落入這個範圍，因此，不可能有均等論的問題。
但是， CAFC 認為，均等論的界定是由陪審團決定。一個範圍是否可能有均等論的問題，並不是如此絕對。 Iwasaki 所引用的判例，是因為用了 majority ，而這個字的意思是大部分，也就是超過 50% ，因此當此案被告只有 47.8% 的時候，自然不可能落入 majority ，不然則會不當地增加了專利的權利範圍。
本案不具備這樣的問題，因此，均等論屬事實問題 (Matter of Fact )，應該由陪審團審理。發回更審。
下載本案 ( 按我 ) ： US Philips Corp. v. Iwasaki Electric Co., Ltd., Fed. Cir. 2007
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專利101 (1)
有時覺得奇怪，獨立項就描述精確的數字。在寫claims的時候，真的不會料想到別人可能會稍微更改嗎？不過好像常看到化學配方之類的如此寫，不知道當中對於權利範圍的取捨情況到底如何。 也想請教，在美國案的claim寫數字時，常常前面會加個"substantially"，不知道這樣真的能把範圍稍為加大嗎?
所以在寫說明書的時候就要注意，必要時，可以將 claim 中精確的數字加以模糊。 另外，關於數字的範圍，很多時候真正的範圍取決於技術領域 & PHOSITA 的認知。 Substantially 的判斷也一樣，需要透過說明書，以及相關的技術領域來判斷，很難一概而論。 也就是說，大多數的情況，數字的範圍是 matter of fact ，而非 matter of law 。 當然，如果有真的需要完全精確的時候，也不需要刻意加以模糊。 這是我的一點看法囉。
對了，這是我看到的判例http://www.patentlyo.com/patent/2004/08/claim_term_subs.html 但仍不知道到底範圍可以擴張到什麼程度。以往主管教導，像平行、垂直、數字等較精確的字眼都要加這個字。
很謝謝你的資訊。能否再請問，數字侵權而有爭執上的案子，常常看到嗎？
我的經驗中，只要有數字範圍出現，在授權談判中，只要我們有辦法用一套算法算出它的範圍之外，就一定會拿出來爭論。至於訴訟，我想一樣是有機會就會用吧... 不過實際的比例如何我就不得而知了。
版主大人, 首先先感謝大人設立這個blog讓我學到很多,感恩. 我有個疑問,當我們收到notice但沒有claim chart 的比對,patentee在實務上算有完成notice的動作嗎？
您好, 您問題的答案，取決於他是否有提供專利號碼，以及他來信中的用詞遣字等。單憑上述的描述，尚不夠判斷是否滿足 notice 的條件。
大大我把我的疑問來龍去脈描述清楚： 對方有寫專利號碼,也有描述我們產品哪幾種侵權,但對方是patent troll所以我根本不想理會,再加上seagate案子之後willful也不容易發生,所以我才在想會有哪些風險: 1.實務上,沒有claim chart比對,只有說明專利號跟一些產品這樣算完成notice嗎？ 2.即使將來真的被認定算notice,從notice到訴訟日之間應只能算remedies(因對方沒有生產),所以應該也是協商出來的數字吧？ 不知我的認知是否有誤,如果有誤,也請大大告知,謝謝！
您好, 1. 基本上還是需要取決於對方來信中的用詞遣字，但是根據您的描述，我覺得有機會算是完成 Notice。 2. 即便對方沒有生產，賠償金/和解金的計算還是可以有多種可能性。如果是進入訴訟由法院/陪審團決定賠償金，則應該不會是協商的結果。 君不見最近在東德州才有 "Non- practicing entity" 獲得了 4.32 億美元的賠償金？ 法院還要求被告支付6.9千萬美金利息...