呆子的專利部落格

法院：CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2007) 日期：2007/11/7 原告：Zenon Environmental, Inc. (交叉上訴人) 被告：US Filter Corporation (上訴人) 系爭專利： US 6,620,319 相關規範： 35 USC 120; incorporation by reference; anticipation Zenon 是美國專利 US 6,620,319 ( '319 專利 ) 的專利權人，在南加州地方法院控告 US Filter 侵害 '319 專利。 '319 專利說明書中載明其為一連串延續案或分割案中的第六個專利。原始母案為後來變成美國專利的 US 5,639,373 ( '373 專利 )。 US Filter 主張 '319 專利無效，認為 '373 專利揭露了 '319 專利所主張的範圍之全部內容，但是 '373 專利和 '319專利中間的 intervening patents 並未揭露 '319 專利所主張的範圍之全部內容。因此， '319 專利無法引用 '373 專利的優先權，但 '373 專利卻揭露了 '319 專利，導致 '319 專利無效 ( '373 專利 anticipate '319 專利 )。 地方法院審理後，在簡易判決 ( Summary Judgment ) 中判決專利有效，但是無侵害。 US Filter 不服，向 CAFC 提出專利無效的上訴； Zenon 亦不服，提出專利侵害的上訴。 爭議的重點主要在於 Intervening patent 中的一段話：

The vertical skein is not the subject matter of this invention and any prior art vertical skein may be used. Further details relating to the construction and deployment of a most preferred skein are found in the parent U.S. Pat. No. 5,639,373, and in Ser. No. 08/690,045, the relevant disclosures of each of which are included by reference thereto as if fully set forth herein.

CAFC 指出， incorporation by reference 是屬於法律問題，而 anticipation 則屬事實問題。但由於兩造並沒有否認 '373 專利和 '319 專利內容上有差異，因此，只需要由 CAFC 來認定關於 incorporation by reference 的部分即可。這部分由 CAFC 審理 de novo 。 Zenon 主張上面那段話中， intervening patent 已經確實地將 '373 專利的全部內容，包含 ( incorporate ) 在該 intervening patent 的內容之中。因此，根據 35 USC 120 ， '319 專利往前回朔的所有專利，均有揭露 '319 專利的內容，因此， '319 專利可以主張 '373 專利的優先權。 惟 CAFC 認為那段話中，強調 vertical skein 不是該 intervening patent 的重點，而指出 most preferred skein 可以在 '373 專利中找到，且相關 ( relevant ) 的內容，在此以 included by reference 的方式加以揭露。 因此， intervening patent 中只有揭露 '373 專利有關 skein 之結構和使用的部分，並沒有揭露 '373 專利的所有內容。 '373 專利揭露了 '319 專利的全部範圍，但是中間的 intervening patent 只揭露了 '373 專利中有關 skein 的內容，並未包含所有 '319 專利的內容。因此， '319 專利不能引用 '373 專利的優先權日，但是 '373 專利則可以成為 '319 專利的前案。由於兩造均同意 '373 專利揭露了 '319 專利的內容，因此， CAFC 判定， '319 專利無效。 既然 '319 專利無效， Zenon 上訴有關侵權的部分則無須審理。 Incorporation by reference 小說明： 為了節省專利說明書的內容，申請人可以在說明書中指出，某篇專利或文獻中的部分或全部內容，跟我的專利有關。如此一來，則該篇專利或文獻的內容，視同於揭露在專利說明書中，可以做為 35 USC § 112 的根據。 35 USC § 120 小說明： 如果想要主張前案的優先權日，則前案需要揭露本案的全部內容。

In order to gain the benefit of the filing date of an earlier application under 35 USC § 120, each application in the chain leading back to the earlier application must comply with the written description requirement of 35 USC § 112.

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