呆子的專利部落格

法院：CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2008) 日期：2008/1/8 原告：SRI International, Inc. (上訴人) 被告：Internet Security Systems, Inc. & Symantec Corporation (被上訴人) 系爭專利： US 6,484,203, US 6,708,212, US 6,321,338, and US 6,711,615 相關規範： USC 35 § 102(b); public accessibility; enablement for purposes of anticipation under 102 SRI 是 US 6,484,203 ( ‘203 專利 ) , US 6,708,212 ( ‘212 專利 ) , US 6,321,338 ( ‘338 專利 ) , and US 6,711,615 (‘615 專利 ) 的專利權人，該四篇專利均源自於一篇申請於 1998 年 11 月 9 日的申請案。 SRI 在 Delaware 地方法院控告 Internet Security Systems 和 Symantec 兩家公司侵害該四篇專利。地方法院審理後，在 summary judgment 判定 ‘212 專利已經被一份名為 EMERALD 的文件所揭露，構成 102(b) 的前案；另外，地方法院亦判定四篇專利均已揭露於一份名為 Live Traffic 的論文之中。該兩份文件之作者均為本案四篇專利的發明人。因此，地方法院認定本案四篇專利均為無效。 SRI 不服，上訴至 CAFC 。 前案文件有無 enable 該發明， 102 判斷標準和 112 不相同 SRI 並未主張 EMERALD 未揭露 ‘212 專利的權利範圍，而主張 EMERALD 的內容不是一個 enabling disclosure 。

CAFC 判例指出：”The standard for enablement of a prior art reference for purposes of anticipation under section 102 differs from the enablement standard under 35 U.S.C. § 112.” Novo Nordisk Pharm., Inc. v. Bio-Technology Gen. Corp., 424 F.3d 1347, 1355 (Fed. Cir. 2005).

CAFC 因此表示，102 前案的 enablement 只需要熟知該技藝人士可以明白即可，而不需要將該內容實際完成 (does not required actual performance of suggestions). 由於 EMERALD 的內容和該申請案有多處實質重複，且 CAFC 認定熟知該技藝人士看完後即可明白本發明，且公開於 1997 年10 月，因此， EMERALD 符合 102(b) 前案條件， ‘212 專利無效。 公開日期之計算，須透過事實認定，而非法律認定 由於雙方均同意 Live Traffic 之內容和該四篇專利確實相同，因此，關於 Live Traffic 的爭議點則在於公開日期的認定。

35 USC 102(b) – the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States.”

SRI 將 Live Traffic 的文章於 1997 年 11 月 10 日公開於其網站，而該四篇專利之優先權日則為 1998 年 11 月 9 日。這樣子本來應該沒有問題，但是由於作者將 Live Traffic 投稿至 The Internet Society (ISOC) ，且 ISOC 要求於 1997 年 8 月 1 日將文章 email 給該協會 ( ISOC )。 Live Traffic 作者，亦同為本案四專利之發明人 Mr. Porras ， 於 1997 年 8 月 1 日將該文章 email 給 ISOC ，並將該文章放置於公司內部之 FTP server 。 Email 中亦表明會將該文章的 backup 於該 FTP server ，同時提供了連結至該 FTP server 。 如果於 1997 年 8 月 1 日將文章放置於 FTP server 屬於公開行為，則 Live Traffic 公開日早於優先權一年之前，屬於有效前案。 地方法院即認定將文章置於未設限的 FTP server 屬於公開行為，且日期早於優先權日一年，該四篇專利無效。惟 CAFC 指出，真正公開日期需依個案判定，且屬事實認定的範疇。因此，裁定這個部份的 summary judgment 無效，撤回更審。 CAFC 指出，有關公開日期的判例甚多，且每案均有自身的獨特性，需要個案來審理。前案中，有判例因為該文件沒有特殊分類和檢索方式，雖然收藏於公開場所之圖書館，但判定屬於未公開。本案亦同，該文件收藏於某 FTP server 之子資料夾，但未有任何所引或特殊分類，想搜尋相關資料之人，並沒有可以搜索到的方法。但是，亦有前案是廣告文案，內容揭露足以讓熟知該技藝之人士明白該發明，雖然只是廣告，卻也構成公開。本案之目的亦雷同，屬於讓特定人士 ( ISOC 負責審核論文的人) 了解該發明的發表前文章。但是存放於 FTP server 則像是將廣告放至在沒有人會 “ 刻意 “ 進入的會場一般，是否構成公開，有待商榷。 因此，關於 Live Traffic 是否構成該四篇專利之 102(b) 前案，發回地方法院更審。 下載本案 ( 按我 ) ： SRI International, Inc. v. Internet Security Systems, Inc. & Symantec Corp. (Fed. Cir.　2008 ) Copyright © 2008 All rights reserved.