呆子的專利部落格

USPTO 在日前針對最高法院判決 KSR 一案，發表了新的審查基準 (Examination Guidelines) ，並於 2007 年 10 月 10 號起，要求審查委員均須按照新的基準審理有關 35 USC 103 顯而易見性的核駁案件。

USPTO 在審查基準中表示，最高法院在 KSR 判決中，指出顯而易見性並不一定只有符合 TSM (teaching, suggestion, motivation) 的時候才可能存在。顯而易見性的審查應該回歸 Graham v. John Deere Co. 的判決，經過下列三個程序後，方可以判定是否存在顯而易見的問題：

1) Determining the scope and content of the prior art;
2) Ascertaining the differences between the claimed invention and the prior art; and
3) Resolving the level of ordinar skill in the pertinent art.

下面分別針對這三點作說明：

根據 IP Watchdog 指出，名為 Glaxo Smith Kline (GSK) 的公司委託律師在東維吉尼亞州地方法院對 USPTO 提起訴訟，主張 USPTO 在今年 8 月 21 號公佈的新法規超越了 USPTO 的權限。

GSK 主張 USPTO 無權限制延續案的次數，亦無權規定超過 5 個獨立項或是 25 個總項時，申請人需要提交一份 ESD 報告。 GSK 表示，新規定違法且對其造成傷害 (harm) ，因此提起訴訟，請求法院協助 (relief) 。

GSK 在訴狀中指出， USPTO 制定法規的權限來自 35 USC 2 ，但新的法規明顯超過了 USPTO 的權限。

GSK 在訴狀中要求地方法院給予暫時禁制令 (preliminary injunctive relief) ，指出這樣才符合 GSK 的利益和公眾的利益 (public interest) 。

法院：CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2007)
日期：2007/10/10
原告：Ole K. Nilssen and Geo Foundation, Ltd. (上訴人)
被告：Osram Sylvania, Inc. (被上訴人)
系爭專利： US 4,857,806 等 15 件美國專利
相關規範： Inequitable Conduct; Unenforceability.

法院：CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2007)
日期：2007/10/4 (Originally issued on 2007/7/31)
原告：Somerset Pharmaceuticals, Inc. (上訴人)
被告：Jon W. Dudas (被上訴人)
系爭專利： US RE 34,579
相關規範： 35 USC 154; 35 USC 156

某城市的慈善機構裡，一位義工留意到了附近有位年薪千萬的律師不曾捐款給他們的機構，他想說："何不打個電話給這位律師看看呢？"

於是他致電給這位律師。

"先生，根據我的資料，您尚未捐款給我們機構過，不知道您是否有意願捐款？"

律師回答說："捐款？你的資料有告訴你，我有個每年都需要動大手術才能保命的母親嗎？"

日本特許聽網站於 2007 年 10 月 2 日公佈了平成 19 年 (2007)知的財產權 (IP) 制度說明會的內容。

在公佈的內容當中，除了有關法令修改的部分之外，也包含了一些值得對於有意結合智慧財產權與商業和研發策略的公司參考的資訊。例如：利用專利分析技術之動向，以及綜觀國際智權發展以了解國際情勢等。

在利用專利分析技術之動向中，特許廳詳細的說明了分析的必要性、資料收集的概要、資料收集的方法、分析結果的範例，以及最後以"機器人"產業為例說明了分析的過程。報告中可以看出日本產業對專利權的注重，以及不同產業間的策略和發展。

在綜觀國際智權發展以了解國際情勢中，特許廳則主要說明了日本和各國的專利局採取了哪些合作模式，以期改善專利申請的效率，例如日美和日英的專利申請公路，以及日本和美國、歐盟、韓國之間的電子優先權證明文件等。另外也提到日本和亞洲非洲等國的一些提升智慧財產權保護的交流。

法院：CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2007)
日期：2007/9/28
原告：IpVenture, Inc. (上訴人)
被告：Prostar Computer, Inc. & Midern Computer, Inc. (交叉上訴人)
系爭專利： US 6,216,235
相關規範： assignment; right to sue

法院： CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2007)
日期：2007/9/27
原告：David Buszard, et al. (上訴人)
被告：USPTO (被上訴人)
專利申請案： 10/429,429
相關規範： Patent examination; claim interpretation

法院： CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2007)
日期：2007/9/26
原告：Verizon Services Corp. (被上訴人)
被告：Vonage Holdings Corp. (上訴人)
系爭專利： US 6,282,574; US 6,104,711 & US 6,359,880
相關規範： Markman Hearing (按我); Claim Construction; Injunction

美國最高法院 (US Supreme Court) 在 1996 年的時候，針對 Markman v. Westview Instruments, Inc. 這個訴訟案中裁定，專利語言的範圍認定屬於法律問題 (matter of law) 而非事實問題 (matter of fact) ，因此專利說明書和申請範圍裡面所使用的語言，其範圍應由法院來裁定，而非陪審團。

從那時候開始，專利訴訟初期，法院都會舉行所謂的 Markman Hearing (馬克曼聽證會) ，在聽證會上由兩造進行專利範圍架構 (Claim Construction) 的攻防。法院最終則會裁定專利範圍中每個有爭議的元件、名詞或語言，其範圍該如何來定義。

進入正式訴訟程序後，法院、兩造律師和陪審團必須引用 Markman Hearing 中所認定的定義來進行專利侵權與否的攻防和判斷。因此， Markman Hearing 具有可以左右一個專利權利範圍大小，甚至專利訴訟勝負的影響力。

某人坐在酒吧裡，朝他上衣的口袋裡看了一眼，然後點了一杯威士忌。

他一口氣把威士忌喝完後，又朝上衣口袋裡看了一眼，然後點了一杯威士忌。

他這樣重複了許多次之後，最後又朝上衣口袋裡看了一眼，跟酒保說，我想我今天已經喝夠了。

酒保已經注意了他許久，忍不住問他說，"你上衣口袋裡是有什麼，為什麼每次都要往裡面看？"

法院： CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2007)
日期：2007/9/19
原告：Frank Morrow; Hank M. Spacone (上訴人)
被告：Microsoft Corp. (交叉上訴人)
系爭專利： US 6,122,647
相關規範： Standing to sue; 當事人不適格

根據 37 CFR 1.78 (f) 的規定，兩件以上的申請案中，如果同時存在有 patentably indistinct claims (專利請求範圍缺乏可專利性之差異) 時，申請案只能有一案存續。其它申請案需併案或撤銷。

37 CFR 1.78 (f)(1) 要求申請人擁有 (commonly owned) 兩件以上申請案中，有符合下列情形者，須揭露給 USPTO ：

1. 申請案中至少一發明人重複；以及
2. 申請日或優先權日，或任合引用了先前案子的申請日或優先權日，相差在兩個月內的申請案。

申請人須在下列期限 (兩者取其晚) 內揭露給 USPTO ：

1. 後來的申請案之申請日或進入 National Stage (PCT) 四個月內；或

根據 37 CFR 1.265 & 1.75(b)(1) 的規定，超過 5 項獨立項，或是總項數超過 25 項 (5/25) 的申請案，都必須要提出"審查協助文件 Examination Support Document (ESD)"。

此項規定適用於在 2007 年 11 月 1 號前尚未收到 FAOM (First Action on the Merits) 的申請案。所以已經申請，但是尚未收到核駁通知的案子，如果有超過 5/25 都需要提出 ESD 。收到限制要求 (restriction requirement) 並不算收到 FAOM 。

Examination Support Document 原則上須包含下列幾項：

1. 一份申明，申明本申請案已完成相關前案檢索，申明須包含：
1) 檢索過的美國分類號；
2) 檢索日期；
3) 檢索的資料庫；

n. a court order ruling that no factual issues remain to be tried and therefore a cause of action or all causes of action in a complaint can be decided upon certain facts without trial. A summary judgment is based upon a motion by one of the parties that contends that all necessary factual issues are settled or so one-sided they need not be tried. The motion is supported by declarations under oath, excerpts from depositions which are under oath, admissions of fact and other discovery, as well as a legal argument (points and authorities), that argue that there are no triable issues of fact and that the settled facts require a summary judgment for the moving party. The opposing party will respond by counter-declarations and legal arguments attempting to show that there are "triable issues of fact." If it is unclear whether there is a triable issue of fact in any cause of action, then summary judgment must be denied as to that cause of action. The theory behind the summary judgment process is to eliminate the need to try settled factual issues and to decide without trial one or more causes of action in the complaint. The pleading procedures are extremely technical and complicated and are particularly dangerous to the party against whom the motion is made.

http://dictionary.law.com/default2.asp?selected=2063&bold=||||

簡易判決 (Summary Judgment) 基本上是由原告或被告兩造之一提出，法院認定訴訟案中沒有事實爭議 (factual issue) 而只有法律爭議 (legal issue) 的時候，法院可以逕行裁定，而不需要經由陪審團。 p.s. 此為簡化的講法