最近碰到一個問題，就是當一個發明，欲主張台灣專利申請案的優先權，來申請美國專利的時候，台灣案和美國案的 Assignee (專利所有權人) 是否必須相同？
所謂優先權，簡單講是一種國與國之間的協定，只要申請人在申請台灣專利的一年內(新式樣為半年)，申請美國專利，美國就視同美國的專利優先權日跟台灣的申請日是同一天。
優先權是需要主張的，而不是自然生效的。因為申請人不講，美國怎麼會知道這個申請案在台灣有對應的申請案存在呢？
專利申請人一般而言是發明人，但是發明人可以將他的發明和專利申請權讓與他人或公司。而且，因為專利是屬國的，所以發明人可以將在台灣的專利申請權讓給 A 公司，在美國的專利申請權則讓給 B 公司。
問題來了， B 公司的美國專利申請案，這時是否可以主張 A 公司在台灣的專利申請案的優先權？
美國專利法中規範國外優先權的條文是 35 USC 119* ，在 MPEP (專利審查程序) 中則規範在 MPEP 201.13**。
35 USC 119 中指出，在美國申請專利的任何人，如果在申請前 12 個月之內有在任何其他符合相關規定的國家，將相同的發明申請專利時，需提供下列三個資訊即可主張優先權： 1) 申請號； 2) 申請國； 3) 申請日。
MPEP 201.13 則規定，在其他國家的申請案中，申請人(發明人)須與在美國的專利申請案相同。(note: 美國專利申請案，在尚未取得專利前，申請人即為發明人。)
因此，只要台灣案和美國案的發明人相同，即使專利的所有權人不同，在美國亦可以主張優先權。
*35 U.S.C. 119
- Benefit of earlier filing date; right of priority.
(a) An application for patent for an invention filed in this country by any person who has, or whose legal representatives or assigns have, previously regularly filed an application for a patent for the same invention in a foreign country which affords similar privileges in the case of applications filed in the United States or to citizens of the United States, or in a WTO member country, shall have the same effect as the same application would have if filed in this country on the date on which the application for patent for the same invention was first filed in such foreign country, if the application in this country is filed within twelve months from the earliest date on which such foreign application was filed; but no patent shall be granted on any application for patent for an invention which had been patented or described in a printed publication in any country more than one year before the date of the actual filing of the application in this country, or which had been in public use or on sale in this country more than one year prior to such filing.
(b)
(1) No application for patent shall be entitled to this right of priority unless a claim is filed in the Patent and Trademark Office, identifying the foreign application by specifying the application number on that foreign application, the intellectual property authority or country in or for which the application was filed, and the date of filing the application, at such time during the pendency of the application as required by the Director.
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- ...
(B) The foreign application must have been filed by the same applicant (inventor) as the applicant in the United States, or by his or her legal representatives or assigns.
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專利101 (1)
您好, 因為近來需要查詢專利, 發現您的部落格資料相當豐富, 非常感謝. 在此請教一下, 上文有句話看不懂. "note: 美國專利申請案，在尚未取得專利前，申請人即為發明人。" 是否代表, 台灣人申請美國專利, 在獲得專利前, 以發明人為申請人, 確定專利通過時, 發明人可以賣給其他公司, 此時可以把申請人改成該公司 (只要價錢談的攏)? 萬分感謝並祝身體健康萬事如意.
我想我的寫法可能造成了一定程度的誤解，真抱歉！ 基本上，美國專利中，申請人指的一定是發明人。因為，美國專利法規定，專利必須由發明人提出申請，不可以透過任何其他人的名義 (包括專利權擁有人) 為之申請。 然而，在申請時 (甚至提出申請前) ，發明人就可以將專利權或專利申請權受與他人(或公司)。被受讓人稱為 Assignee ，但申請人(applicant) 仍然是發明人。 不知道這樣子是否有回答到您的問題？
1.台灣案的申請人是公司 並非發明人喔 2.如果是透過台灣案且在台灣申請優先權文件, 我並不認為發明人會屬於申請人 3.這涉及職務上的發明 並非光憑美國專利法對優先權主張的片面敘述,即足以使發明人能肆無忌憚做出這樣的申請.
1. 和上述狀況沒有關聯 2. 還是和上述狀況沒有關聯 3. 本篇係討論當發明人合法的將台灣專利申請權讓給A公司，美國專利申請權讓給B公司的狀況，也沒有說是發明人職務上的發明。依舊和上述狀況沒有關聯... Hmm... what's the point here?
大大您第二段最後一行所提"視美國申請日與台灣申請日同一天" 這句話與我一直以來的認知不同，你是否確認一下 就我所知的情況如下： 台灣申請案(90.12.31申請)以美國申請案(90.1.1申請)主張優先權，則台灣案申請日不會改變，而僅是專利要件的"判斷基準日"是沿用美國案申請日 所以兩個案子的專利期限計算是不同的 台灣案專利權期限是到110.12.30為止 美國案的專利權期限是到109.12.31為止 我的認知與大大的文中所提似乎有所差異 有錯請鞭
您好, 您說的沒錯, 是我誤植了... 感恩~
請教您: 我以個人獲准美國專利後, 想以個人獨資之公司(僅一人股東), 對其他公司行使專利權之侵權索賠事宜, 但又不想對專利所有權人之文件作任何變更, 請問該如何作?有例可尋嗎?
您的意思是，專利權屬您個人，但您另外成立公司，並希望以公司名義主張專利權，可又不想將專利權從您個人移轉到公司？ 如果是這個意思，則您可以先將您的專利「專屬授權」給您的公司就行了。
版主: 有一個問題比較專業且棘手，想請問版主的看法和觀點，問題如下: 有一俄羅斯的申請人，已於2009.6.1在俄羅斯專利局申請一件發明專利，且在2010.5.31於PCT的俄羅斯國際局，提出PCT的國際申請案，並主張在俄羅斯專利局之2009.6.1為其PCT國際申請案的優先權日。然， 俄羅斯申請案經過18個月 ，也已在俄羅斯專利公報公開公告出來了。 目前這一俄羅斯申請人想以PCT的國際申請案進入台灣國家階段(National phrase)，這樣可以嗎? 但是經我詢問台灣智慧財產局(TIPO)之後得到的回應如下: 由於台灣並非巴黎公約的會員國和PCT之締約會員國， 無法受理以PCT的國際申請案來進入台灣國家階段(因為台灣根據WTO TRIPs條款，只能受理主張12個月的優先權)。 *** 可是我想請問版主，根據巴黎公約的第2條和第3條，各國應以互惠原則及國民待遇原則和準國民待遇原則，此件PCT的國際申請案應該可以進入台灣國家階段，並主張2009.6.1為其優先權日。
很不幸的，答案是不可以。台灣不是巴黎公約或 PCT 的會員國，既然不是，就沒有互惠原則的適用。殘念。
版主，你好， 有個問題請教您，如果美國專利的年費沒有續繳，那我們產品上還能標示這個專利號碼嗎?
Wow, 快一年前的問題,我現在才看到... 這個問題的答案是「不行」。這樣會構成false marking, 是可以被告的喔
版主你好，因為工作關係遇到一個關於美國專利用語的問題： 把附屬項寫成一個"...either A or B..."，與將A, B分寫為兩個附屬項，他們之間有差異嗎? 謝謝答覆。
由於我不知道具體的情況，簡單的建議如下： 根據一些判例, 用了either A or B, 在將來如果進入 claim construction, 它的不確定性會比較高。但是我必須知道整個claim的context才可以比較具體說明。 而將A或B分開為兩個附屬項，不確定性則會低很多。 不過如果只是「該彈性元件可以是彈簧或橡膠」，我想差的應該很有限... 這種情況,如果是為了考慮要省超項費,either A or B應該也無妨... 只是我個人的建議囉~
根據你的說明，我大概可以做出判斷了，謝謝~~
版主你好， 有關一個claim用語"at least one of A and B"到底是單指"A & B"，還是("單獨的A"或"單獨的B"或"A & B")三者的其中之一呢? 謝謝答覆!!
通常是指＂A or B or (A&B)", 但還是應該看上下文來判斷
不好意思，再請問一個專業的問題： claim 1由A, B, C三個要件組成，如果再申請CA案，Claim 1由A+B(或 A+C)組成， A是習知； 通常的目的，是否考量將來專利販賣時，增加販賣金額(似乎是1案1賣)呢? 另，同樣的要件A，用不同的名詞敘述再寫一個Claim，有什麼意義嗎? 謝謝~~
專利販賣指的是出售專利權？如此申請CA案可能的原因很多，恐怕不能斷言是什麼目的。 用不同名詞的可能原因也不只一種，必須看具體情況才能猜測判斷。
請問一個問題,有件商品在美國取得專利,台灣有廠商取得授權在台灣販售,但是該商品並沒有在台灣取得專利,而台灣開始出現仿冒品,請問這家台灣廠商如何主張權利呢？能不能代表美國權利人在台灣申請？又或者權利人要在台灣申請可以主張優先權嗎？
仿冒品一般而言適用在商標侵權上，這邊確定是專利的問題？ 如果是專利問題，而台灣沒有專利權，則無法在台灣主張專利方面的權利。可以看看是否有主張商標或著作權的可能性。 除非原權利人有轉讓專利申請權，否則不能替人申請專利。 權利人要主張優先權，必須在最早的專利申請日一年以內(設計專利為6個月)。如果已經取得美國專利，應該已經超過期限了。
就是代理美國擁有專利權的牙齒矯正器,但是在台灣坊間出現仿冒品,這樣不是觸犯專利嗎？不好意思,不懂為什麼仿冒品一般適用在商標上？
我的意思是，一般而言「仿冒」這個名詞適用於商標侵權事件。專利就只是單純的專利「侵權」，而不會使用仿冒這個名詞。也就是，如果坊間出現的是，打著你所代理的美國牙齒矯正器的名號的產品，則它是仿冒品。但若坊間的產品並沒有打著相同的名號，只是使用了相同的專利技術，則不會稱之為仿冒品。只會主張該產品侵害了專利權。但由於此一產品於台灣並無專利，因此也沒有侵害專利權的問題。
版主你好， 不好意思，又有一個問題想請教； 下面這個句子"an alignment layer arranged within the pixel region被核駁後改成 ...on the pixel region"就過了，這個情況within與on有何差異呢? 謝謝你~
就字面上來看，within指得是在pixel region裡面，而on指得是在pixel region上面。那表面上的差異可能是 alignment layer為pixel region的一部分，或alignment layer不是pixel region的一部分，只是被重疊在上面。 從中文來看，可能以為region是一個3D空間範圍，而within指得是不要超過那個空間。但除非有事先界定region的意義，不然我覺得英文無法這樣解釋。 但說真的，claim文字的解釋，必須根據內部和外部證據判斷之後，才能比較確定合理的解釋，或是可否適當的對應的希望的解釋。
不好意思請教一下 那如果倒過來 由台灣主張美國案之優先權 若發明人不一致 (台灣好像申請人不同不影響 是否會影響優先權之主張
說真的，我不知道ㄟ~ 我會覺得應該是不會影響才對。不過這可能有公法上的問題，說不定臺灣和美國不一樣？畢竟台灣認為行政處分必須一致，所以權利項(claims)沒有個別審查的道理，所以可能也不允許主張美國優先權之申請案發明人在臺灣與美國不一致？不知道有沒有人知道這個問題的答案呢？ [addendum] 問了一下認識的專利師，他提醒了下面這一點：發明人不一致是到什麼程度？一般來講，至少要有一個發明人相同；如果全部不同，要主張優先權似乎說不過去。
請問申請年和優先權有什麼不同（在美國）