呆子的專利部落格

法院：SCOTUS 美國最高法院 日期：2008/6/9 原告：LG Electronics, Inc. (Pespondent) 被告：Quanta Computer Inc. (Petitioner) 系爭專利： US 4,939,641; US 5,379,379; and US5,077,733. 相關規範： Patent exhaustion; authorized sale LG 買了訴訟中的幾篇專利，並授權給 Intel 使用。授權書中載明 LG 只授權給 Intel 的產品，若 Intel 的產品和其他產品結合時，則不屬於授權的範圍，且 Intel 有義務告知其客戶，如果其客戶欲將 Intel 產品和其他非 Intel 產品結合，則未獲得 LG 授權。 Quanta (廣達) 購買 Intel 之 Microprocessor ，且將之與非 Intel 之記憶體和其他電腦組件組合。根據 LG 和 Intel 之協議，廣達屬於未獲授權的一類。 LG 因此向廣達提起訴訟。 第一審，美國聯邦地方法院在簡易判決中裁定 LG 專利權耗盡，但隨後將耗盡的範圍限縮在 LG 專利的裝置項，而不包含方法項。 第二審， CAFC 判定專利權耗盡不適用於方法項；另外，根據 Intel 和 LG 之間的 license agreement ，廣達買的 Intel 產品屬於 not authorized sale ，因此亦不存在專利權耗盡的問題。 廣達不服，上訴至美國聯邦最高法院。 最高法院受理本案後，於 2008年 1 月 16 日進行 Oral Argument (Oral Argument摘要)。後於 2008 年 6 月 9 日做出判決。 首先，最高法院針對專利權耗盡給了一個定義：

Doctrine of patent exhaustion provides that the initial authorized sale of a patented item terminates all patent rights to that item.

本案最高法院主要依據其自身之先前判例： United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241. 此案是關於一種雙或三聚焦的眼鏡片之專利。原本專利權人針對鏡片製程中的不同階段，授權不同的廠商進行製造和販賣，最高法院則裁定，由於在第一層製造的產品，並沒有任何除了專利本身之產品以外的用途，因此，專利權人已經獲得其應得之利益，後面的階段均因專利權耗盡而不得再另外收取權利金。 最高法院對 Univis 案的總結是：當被買賣的物品充分的含蓋了該專利，且該物品唯一的目的是被製成該專利所主張之產品，專利授權不得加以限制，即使該物品本身並不完全實施該專利。

The traditional bar on patent restrictions following the sale of an item applies when the item sufficiently embodie the patent – even if it does not completely practice the patent – such that its only and intended use is to be finished under the terms of the patent.

專利權耗盡是否適用於方法專利 LG 主張由於方法項 (專利) 是一種過程 (process) 而非一種實體(article)，無法透過買賣 (sale) 而耗盡。因此，使用這種專利的權利，只能透過並限制於合約之規範。 廣達主張專利權耗盡是可以適用於方法項，並指出最高法院和 CAFC 均在過去的判決中，將專利權耗盡套用在方法項。廣達並主張，如果在專利權耗盡中排除方法項，則以後專利權人只要主張專利中的方法項，則可以完全避開專利權耗盡的問題。 最高法院指出，雖然方法沒有辦法被販賣，但是方法項的技術仍然可以被使用 (embodied) 於被販賣的產品上，而該產品的買賣及構成專利權之耗盡，且最高法院之先前判例中，並沒有排除方法項的前例。事實上，最高法院的判例中曾指出，裝置項和方法項可以相似到難以區分彼此的地步：

Apparatus and method claims “may approach each other so nearly that it will be difficult to distinguish the process from the function of the apparatus.” United states ex rel. Steinmetz v. Allen, 192 U.S.543, 559 (1904)

最高法院因此認定，方法項亦適用於專利權耗盡。 一個產品需要使用一篇專利到什麼程度，才會產生專利權耗盡？ 廣達表示，雖然買賣一個未完成的產品，不一定會耗盡該產品之專利權，但本案中買賣 Intel 的 processor 確實耗盡了該專利權，如同 Univis 案中，買賣該尚未完成的鏡片，已經耗盡了該專利權一樣。廣達主張，雖然只是買賣該專利中尚不完整的產品，只要該產品是該專利中必要 (essential) 的一部份，專利權就已經耗盡，不然，專利權人便可以無限上綱地在生產流程中，向每一個下游廠商持續收取權利金，沒完沒了。 LG 則列舉了三項的主張： 1) Univis 應該被限制於包含可實施該專利全部之元件的產品， Intel 的產品尚需配合額外的元件才可以實施該專利，因此不應該適用 Univis； 2) LG 主張 Univis 案中，未完成的產品和已完成的產品並無專利上的差異，且兩者均屬於同一篇專利之範疇，但本案則不然， Intel 的產品是獨立且不同的產品，且屬於不同專利之範疇； 3) 本案中 Intel 的產品只是最後被組合的一個部份，容許被組合的一個部份之買賣而使組合後成品的專利權被耗盡，會嚴重地影響到專利權的完整性。 最高法院同意 Univis 對於本案的效力。 Univis 和本案一樣，都是先前的未完成產品均只有一個存在的目的，那就是被拿來製成專利中所主張之產品。 首先， Univis 中判定：”the authorized sale of an article which is capable of use only in practicing the patent is a relinquishment of the patent monopoly with respect to the article sold.” 本案中的 Intel 產品亦然，Intel 的 microprocessor 或 chipset 除了被拿來組裝成專利中的電腦產品之外，沒有其他用處。且 Intel 賣產品給廣達的唯一目的，即是允許廣達將其產品組裝成專利中的電腦。 再者，如同 Univis ，未完成的產品均屬於專利中產品不可或缺的一個部份，且完成該專利之其他步驟，均屬於習知或無特殊之處的步驟。

Everything inventive about each patent is embodied in the Intel Products. Intel all but practiced the patent itself by designing its products to practice the patents, lacking only the addition of standard parts.

Intel 和廣達之買賣是否構成專利權耗盡？ Exhaustion is triggered only by a sale authorized by the patent holder. (專利權耗盡只會發生於專利權人所授權之買賣。) LG 主張此處並沒有專利權人所授權之買賣，因為合約中不允許 Intel 出售其產品與非 Intel 產品結合。 LG 引用最高法院之判例： General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co., 304 U.S. 175 (1938) & General Talking Pictures Corp. v. Western Elec. Co., 305 U.S. 124 (1938) 中，合約規定只可以出售產品給私人和家庭使用，但被告卻出售給商業使用，違反了合約。最高法院判定本案專利權耗盡不適用，因為被告違反合約，做出未被授權 (unauthorized) 之販賣行為。 最高法院指出， LG 搞錯了一個地方，就是 LG 和 Intel 的合約中，沒有禁止 Intel 販賣其產品和非 Intel 產品結合。合約中廣泛地允許 Intel 製造、使用、販賣其產品，而不受 LG 專利的限制。合約充其量只要求 Intel 需要在賣產品給廣達時，知會廣達該產品未取得 LG 授權給廣達將該產品和非 Intel 產品結合。 LG 和 Intel 均同意 Intel 未違反合約中之內容。 因此，最高法院認定 Intel 販賣給廣達的產品是屬於獲得授權的 (authorized)。 LG 又主張廣達並未獲得 implied license ，但最高法院指出這不重要，因為廣達並未主張其獲得 implied license ，而是主張 LG 專利權已經耗盡。 因此，最高法院 9-0 判定本案， LG 專利權耗盡，不可以向廣達要求取得授權。 Note 1. 最高法院的判決書有點跳躍，也未將完整的前後因果關係做說明，因此這篇的摘要也有點亂，請見諒； 2. 看起來合約的寫法還是關鍵，如果 LG 可以將合約寫成廣達的狀況屬於非 authorized sale ，則不至於專利權耗盡。當然，合約的另一造是 Intel 時，應該很難談成這樣的合約； 3. 專利權耗盡簡單講：當專利權之產品或重要組件，第一次有授權之買賣產生後，專利權人就不可以再針對該產品繼續向下游廠商收取權利金。 Copyright © 2008 All rights reserved.