呆子的專利部落格

法院：CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2007) 日期：2008/2/1 原告：David H. Sitrick (上訴人) 被告：Dreamworks, LLC & several other companies (被上訴人) 系爭專利： US 5,553,864 & US 6,425,825 相關規範： Enablement; Claim Construction; 35 USC 112 ¶ 1; Doctrine of Full Scope Enablement David H. Sitrick 是 US 5,553,864 ( ‘864 專利) 和 US 6,425,825 ( ‘825 專利) 的發明人及專利權人。兩篇專利是關於一種可以在影音檔案中，允許使用者加入自己的圖像或聲音，並且融入影音檔中，如同該影音檔原本即包含新加入的圖像或聲音。例如，將 video game 中的人物對話，換成自己錄音的對話。 David H. Sitrick 在伊利諾州地方法院對多家公司提起訴訟，但稍後被轉移到中加州地方法院。地方法院後來在簡易判決中判定 Sitrick 的專利缺乏必要的實施例，導致專利無效。 Sitrick 不服，上訴至 CAFC 。簡易判決屬法律問題， CAFC 審理 de novo 。 本案主要的問題出在 claim construction 。在 claim construction ，地方法院將權利範圍解釋成包含 video games & movies ，但是在專利說明書中，只有解釋如何將本發明實施於 video games 的說明，並沒有任何解釋如何將本發明運用於 movies 的部分。因此， CAFC 同意地方法院的見解，認為根據 claim construction ，本案 claims 可以包含至 movies ，但是說明書缺少了 movies 的 enablement 。 CAFC 指出：

The full scope of the claimed invention must be enabled. Auto. Techs. Int’l, Inc. v. BMW of N. Am., Inc., 501 F.3d 1274, 1285 (Fed. Cir. 2007)

而 enablement 的滿足條件為：

The “enablement requirement is satisfied when one skilled in the art, after reading the specification, could practice the claimed invention without undue experimentation.”

CAFC 進一步指出：

A patentee who chooses broad claim language must make sure the broad claims are fully enabled. “The scope of the claims must be less than or equal to the scope of the enablement” to “ensure that the public knowledge is enriched by the patent specification to a degree at least commensurate with the scope of the claims.” Nat’l Recovery Techs., Inc. v. Magnetic Separation Sys., Inc., 166 F.3d 1190, 1195-96 (Fed. Cir. 1999)

簡單來說，就是如果專利申請人想要取得大範圍的保護，最好要滿足大範圍的 enablement ，否則只會遭致專利無效 (lack of enablement) 的結果。 雖然專利在法院進行訴訟時應該被假設為有效 (presumed valid) ，也就是說 claim construction 應該要朝專利有效的方式來解釋，但是， CAFC 表示 Sitrick 並沒有針對 claim construction 進行上訴，亦即表示 Sitrick 對 claim construction 並沒有不同意地方法院之處。 因此， '864 專利 & '825 專利無效 for lack of enablement。 CAFC & 地方法院均表示沒有必要討論 video games 的侵權部分，因為專利範圍包含 movies ，但是沒有 movies 的 enablement ，因此，專利已經無效，其他部分自然不必再談。 一點感想： 1. 如果我的發明是”機械感測器”，就不要寫成”感測器” ，一般習慣把範圍寫大的做法，以後不可行了。 (Auto Tech Int’l v. BMW N. Am.) 2. 看來 CAFC 對 35 USC 112 ¶ 1 要求越來越嚴格了。台灣現在說明書的寫法，想要主張專利時，應該會問題一堆。 3. 我以為 full scope enablement 只需要確實讓 claims 是可以實施的，不是所有本發明可能實施的部分，全部需要揭露在說明書中。看來是互相的，兩者都要有… 4. 說明書中有關 video games 的 enablement 是否足以使 movies 的部分也 enable ，應該先由熟知該技藝之人士 (PHOSITA) 來判斷，不是先由說明書中有無揭露來決定， CAFC 做法有爭議。 (判決中，是有專家證人表示 movies 和 video games 有關圖像和聲音檔案的差異，但未有明確判斷 PHOSITA 是否可以由此專利說明書輕易得知運用於 movies 的可能性) 5. 以後專利 claim scope 要和 means plus function 一樣，全部揭露於說明書之中，以避免 lack of enablement 。 6. 雖然本來運用機械式的東西，改用於電子式屬於顯而易見 (KSR) ，無法取得專利。但是於單一專利說明書中，不要以為寫了機械的實施例，就可以 cover 電子式的範圍。 Copyright © 2008 All rights reserved.