呆子的專利部落格

法院：CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2008) 日期：2008/7/24 原告：Board of Regents of the University of Texas System (上訴人) 被告：BenQ America Corp., et al. (被上訴人) 係爭專利： USP 4,674,112 相關規範： Claim construction; Infringement analysis; Prosecution history; Claim amendment 2005 年 5 月的時候，德州大學 (University of Texas) 在西德州地方法院，針對美國專利 4,674,112 ('112 專利) 提起三個訴訟，總共包含 56 個被告。10 月的時候，地方法院將三個訴訟合併為一件案件來處理。 '112 專利是關於一種文字輸入法的方法，主要是運用在手機或類似產品的鍵盤上。輸入者在按壓一個按鈕時，該按鈕可能對應到複數個字母 (例如：按壓手機上 2 的按鈕，可能對應到 a, b, or c) 。當輸入者按了幾次相同或不同的按鈕之後，輸出對應之二進位碼 (binary code)，處理器便針對該些二進位碼，判斷該些按鈕的組合是否存在一個音節元素 (syllabic element)，如果構成一個音節元素，則由資料庫中選取該音節元素可能對應的單字 (word)。 '112 專利在申請的過程中，審查委員曾經以一篇 Rabiner 文章做為 102 的核駁。德州大學為了和該前案做出區隔，因而在專利範圍中增加了該類音節元素的限制，之後獲得 '112 專利。 經過 claim construction 之後，地方法院將音節元素定義為「可以單獨為一個字或與其他單一音節組合結合後成為一個字的單一音節的字母組合。」

”a one-syllable letter group that either comprises a word or can be combined with other one-syllable letter groups to form a word.

2006 年 11 月，本案被告之一的 Motorola 提出簡易判決的請求，指出被控侵權的產品並不符合專利請求項中，「將該些二進位碼和一或多個預設碼做比對，每個預設碼代表一個音節元素」之限制。

”matching said binary code with one or more pre-programmed codes, each pre-programmed code being representative of a syllabic element.”

地方法院認為這個限制代表每個預設碼均需代表一個音節元素，而被控侵權的產品之中，並非每個預設碼均對應到一個音節元素，因此被控侵權產品不侵害 ‘112 專利。 德州大學不服，上訴至 CAFC 。 Claim construction 1. 音節元素 (Syllabic element) 德州大學在上訴時指出，地方法院不應該將音節元素 (syllabic element) 限制在”一個音節”，而主張應該解釋為”一個字或一個字的一部份 (a word or a part of a word that can be combined with other words or parts of words to form a word)。” CAFC 根據 claims 和說明書的內容，試圖找出 '112 專利所指”音節元素”之定義為何。從 claim 中，CAFC 認定單字和類音節元素並非指相同的東西。從說明書中更得到音節元素是指由字母組成的單一音節，說明書中惟一有關音節元素的例子是 CON ，亦符合單一音節的條件。 德州大學不同意此一見解，更進一步的主張，英文字中有很多的字首 (prefix) 和加尾詞 (suffix) 如 hypo-, hyper-, -ation, -phyllic 等均為音節元素且不只有一個音節，因此音節元素不應被限制為單一音節。 CAFC 並不同意此一說法：

Just because a “syllabic element” may be a prefix or a suffix does not mean that all prefixes and suffixes are “syllabic elements.”

由於”音節元素”這個詞是在專利申請的過程中被加入的，且是本案獲准專利的關鍵，因此 CAFC 進一步根據 '112 專利申請時的 prosecution history 來討論音節元素的定義。 原本的專利要求項中，該預設碼是代表一字母字串 (alphabetic character string) ，而另外有兩個附屬項分別指出該字母字串可以是：1) 一或多個音節元素組合成的單字；2) 一個單字。由於 Rabiner 前案中已經揭露了預設碼代表一個單字，德州大學因此將字母字串改為音節元素，並且取消了上述的兩個附屬項。同時，德州大學亦於解釋和前案之間的差異時指出，音節元素等於類音節的字母組合。 CAFC 最後指出，如果音節元素可以是複數個音節的組合，那麼單字和音節元素之間的差異就不存在， '112 專利之於前案的差異也就不存在。因此， '112 專利中的音節元素必須是單一音節。 2. 每個預設碼代表一個音節元素 (each pre-programmed code being representative of a syllabic element) 地方法院認為，每個預設碼均需要對應至一個音節元素，才有侵權。德州大學則主張，只要有一個預設碼對應到一個音節元素，就有侵權。這樣的主張源自於claim 的 transition 使用的是 comprising ，德州大學因此認為，只要被控侵權產品有侵害到 claim 一次，就有侵權，而不需要所有的預設碼均代表一個音節元素。 根據上述的論點， CAFC 因此認為需要針對這個限制做出 claim construction (地方法院認為這個限制很清楚，而未加以做出 claim construction) 。 預設碼 (pre-programmed code) 在 claim 中出現在兩個地方，分別為：

matching said binary code with one or more preprogrammed codes, each pre-programmed code being representative of a syllabic element. Forming a representation of the word from the one or more syllabic elements represented by the matched one or more pre-programmed codes.

德州大學認為只有 matched 預設碼是音節元素即可，而該侵權產品不需要每次均侵權，只要有一次 matched 預設碼是音節元素就算侵權。 CAFC 則指出，專利要求項的限制是每個預設碼均需要是音節元素，而不是每個 matched 預設碼需要是音節元素。關於 comprising 為開放性用語的部分， CAFC 表示，雖然使用 comprising 不會排除未被寫入專利範圍的步驟，但是這樣的狀況並不表示可以擴大解釋成每個專利範為步驟中的每個字或每個詞都成為開放式的。

… generally, the use of the transitional phrase “comprising” does not exclude additional, unrecited steps. … This presumption, however, does not reach into each of the [claimed] steps to render every word and phrase therein open-ended – especially where, as here, the patentee has narrowly defined the claim term it now seeks to have broadened.

Infringement 德州大學認為地方法院在簡易判決中，錯誤地判定被控侵權產品的預設碼只有單字 (include vocabularies of only complete words) ，因而導致了錯誤的判決。 CAFC 指出，地方法院認為無侵害的原因並非被控侵權產品的預設碼只有單字 (words)，而是預設碼並不是只有音節元素 (syllabic elements) 。 CAFC 同意地方法院的看法，因此，簡易判決的決定無誤，本案無侵害。 一點想法： 1. 本案文字遊戲玩的很嚴重，蠻難摘要的… 希望這樣寫大家看得懂 2. Prosecution history 可以看出蠻多東西的，有爭議時務必看仔細 3. 不知道這個勝利是算 BenQ 還是 Qisda 的？ Copyright © 2008 All rights reserved.