法院：CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2008) 日期：2008/9/4 上訴人：In Re Swanson 係爭專利：US5,073,484 相關規範： 35 USC 303(a) 訴訟爭議背景 本案係爭專利 US5,073,484 ('484 專利 ) 申請於 1983 年 2 月 23 日，並且在 1998 年 12 月 30 日被專利權專屬授權人 Abbott Labs 於南加州地方法院控告 Syntron Bioresearch, Inc. 侵害其專利權。 Syntron 在訴訟過程中，主張 '484 專利因前案之美國專利 US4,094,647 (“Deutsch”) 而導致 claims 22 & 23 無效，惟南加州地方法院因為 Syntron 未能提供清楚且具說服力的證據 ( clear and convincing evidence ) 以證明 '484 專利無效。 Syntron 上訴後， CAFC 於 2003 年 7 月 23 日針對專利的有效性同意了地方法院的判決，認定 Syntron 有義務提出”清楚且具說服力的證據” 來證明專利為無效。 再審程序 Syntron 針對 '484 專利另外向 USPTO 提出了再審查 (re-examination) ，審查結果認定 Deutsch 前案 anticipate ‘484 專利的 claims 22, 23, and 25， claim 24 因為 Deutsch & secondary references 而為顯而易見，'484 專利無效。 專利權人上訴至 BPAI 於 2007 年 5 月 29 日亦得到相同的結果， '484 專利無效。 專利權人不服，上訴至 CAFC 。 專利申請歷史 在專利申請的過程中， Deutsch 前案曾被審查委員拿來結合於其他前案，做為核駁 claim 9 的依據，申請人將 claim 9 做修改後專利獲准。 專利權人的主張 本案真正的專利權人是一間叫 Surmodics 的公司，於 CAFC 主張 BPAI 依照 35 USC 303 (a) 不得使用 Deutsch 為前案，因為該前案未在可專利性上有實質的新疑點 (Substantial new question of patentability) ，因此審查委員和 BPAI 不可以引用 Deutsch 前案做為核駁的依據。 CAFC 之判決理由 由於本案是國會在 2002 年修改 35 USC 303(a) 之後，CAFC 第一次審理有關本法條的案件，因此 CAFC 需將國會立法的精神和用意列入考量。 根據規定，PTO 只能在存在有對於專利權範圍之可專利性上有實質的新疑點時，才可以准予提起再審 (Re-examination) 。這樣子的目的是為了防止任何於審查過程或先前的再審程序中，已經討論過的爭點被重複使用，造成專利權人任何不必要的騷擾。 CAFC 在 1997 年的判例： In re Portola Packaging Inc., 110 F.3d 786 (Fed. Cir. 1997) 中認為，所有曾經被考量過的前案文件，均不得再次被使用來核駁相同或更大的專利範圍 (the same or broader claims) 。但是，國會並不同意這樣的見解。 因此，國會在 2002 年的修法中，將 35 USC 303(a) 增加了下列的文字：
    The existence of a substantial new question of patentability is not precluded by the fact that a patent or printed publication was previously cited by or to the Office or considered by the Office.
根據眾議院在本法條文修正案的附件報告中指出，測試是否存在有可專利性上實質的新疑點時，不可以單看文件的數量或是該些文件之前是否曾經被考慮或連結過，而是需要透過和其他相關的內容整合過後，是否存在有專利有效性的疑慮。 顯然，可專利性上實質的新疑問 (substantial new question of patentability) 仍是准予提起再審程序的要件。但是，對於判斷是否存在有可專利性上實質的新疑問則需要新的判斷標準。本案 CAFC 將小心地嘗試做出一個合乎國會要求的判斷標準。 為了正確判斷國會立法的目的 (Intent) ， CAFC 需要參考立法的過程 (legislative history) ，以及本法條文修正案的附件報告 (Committee Reports on the bill)。 地方法院之程序 專利權人主張， Deutsch 前案在地方法院決定 ‘484 專利為有效時，便已經等於宣告 Deutsch 前案不可以在後續的再審案中產生可專利性上實質的新疑點。 CAFC 認為，在法條本文、立法過程，以及再審程序和聯邦法院程序隱含之不同目的 (different purposes underlying reexam and federal court proceedings) 均指向判斷是否有可專利性上實質的新疑問和法院的判決之間並無關連，也不因受到影響。 CAFC 更進一步指出，在法條中有提到被專利局引用或考慮過的專利或文獻，但對於被法院引用或考慮過的專利或文獻則隻字未提：
    ”references previously cited by or to the Office or considered by the Office, but does not address any prior citation or consideration by courts.
加上立法過程也是如此，顯件國會只在意被專利局考慮過的文件，而不在意被法院考慮過的文件。立法過程中更提到，判斷可專利性上實質的新疑點，應該要注意的是什麼是”審查委員”考慮過的。 CAFC 表示，這麼做是合理的。因為再審的審查標準和新申請案的審查標準是一致的；但是專利局的審查標準和法院的審理則有著不同的標準、當事人、目的，以及結果。 事實上，在法院的審理過程中，挑戰專利有效性的一造須負提出 clear and convincing 的證據來推翻專利有效的假設 (overcome the presumption of validity) 。法院並不判斷專利為有效，本案中僅就被告未提出足夠的證據證明專利為無效做出判決而已。因此，在之前的法院程序中維持專利有效，並不代表法院或專利局不能在之後的程序中判定同一篇專利為無效。 在專利局的審理和再審程序，證明專利無效的標準為： a preponderance of evidence ，相較於法院程序是較為寬鬆的證據力標準。審查委員並非在攻擊專利的有效性，而是將前案列入考量後，對專利範圍進行審查。而在再審程序中，專利範圍是參考專利說明書後，給予最大的合理範圍來做解釋 (broadest reasonable interpretation) 。 因此，CAFC 判定，法院是否考慮過 Deutsch 前案並不會影響到專利局或 BPAI 將該前案納入考量。 專利申請之審查歷史 專利權人亦主張 Deutsch 前案在 '484 專利申請時，已經被專利局考量過了，因此不可以於再審過程中再被當成前案來考量。雖然專利權人知道 35 USC 303(a) 經過修改，已經不適用 CAFC 在 1997 年的判例，但是專利權人仍然要求 CAFC 針對可專利性上實質的新疑點做出一個明確的判斷測驗 (bright-line test) 。 CAFC 拒絕做出這樣一個測驗，認為這明顯違背了新修法的原意，並指出新法要求判斷時需和其他文件做結合後做出判斷，因此需要依據個案來做出判斷，而不能給予一個明確的判斷測驗標準。 CAFC 因此表示， 35 USC 303(a) 並未阻止專利局因為 Deutsch 前案曾經在審查過程中被考慮過就阻止該前案於再審過程中再被考慮。 由於本案中，在新案審查過程 Deutsch 被引用核駁的專利範圍和再審程序中的專利範圍並不相同，且 Deutsch 於再審程序中被結合的其他文件並未出現於新案審理的過程中，因此， CAFC 判定本案確實存在有可專利性上實質的新疑點。 由於專利權人只針對本案是否存在有可專利性上實質的新疑點做出上訴，並未針對專利有效性的部分， CAFC 並不針對這個部分做出審理。 本案維持原判， '484 專利無效。
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