法院：CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2008) 日期：2008/10/10 上訴人：Asyst Technologies, Inc. (原告) 被上訴人：Jenoptik AG (被告) 係爭專利：US 5,097,421 相關規範： 35 USC 103 本案背景 Asyst 是 US 5,097,421 專利 ( '421 專利 ) 的專利權人。 Asyst 在 2001 年的時候在北加州地方法院對被告 Jenoptik 提起專利侵權的訴訟。 地方法院在簡易判決中判定被告的產品未侵害 '421 專利。 Asyst 上訴至 CAFC ， CAFC 判定地方法院在 Claim Construction 上有錯誤，發回更審。 地方法院第二次審理時，仍然在簡易判決中判定本案無侵害。 Asyst 上訴至 CAFC ， CAFC 判定 Claim 1 無侵害，但是獨立項 Claim 2 和附屬向 Claims 11-14 發回更審。 地方法院在第三次審理時，在簡易判決中判定 '421 專利的 Claim 2 和 Claims 11-14 因為 double patenting 而無效。在 Asyst 提出 terminal disclaimer 解決了 double patenting 的問題之後，本案進入 jury trial 。 陪審團在審理結束後，做出了本案專利有效且有侵害的判決。 Jenoptik 因此在地方法院提出 judgment as a matter of law (JMOL) 或是 new trial 的申請。 在 initial briefing 過後，由於適逢最高法院針對 KSR 一案做出判決，於是地方法院又進行了 additional briefing 。 最後，地方法院便做出了 JMOL 的判決，部分基於 KSR ，判定本案 '421 專利無效。 在如果稍後上訴至 CAFC， 而 JMOL 的判決被 CAFC 駁回的情況下，地方法院亦同意被告 new trial 的請求，於被 CAFC 駁回的情況發生後，進行 new trial。 Asyst 不服，上訴至 CAFC 。 CAFC 之判決 '421 專利的技術係關於一種在半導體製程中，用於乘載並移動 wafer 的載具 (pods) 。該載具會根據收到有關其所乘載之 wafer 目前的狀態，而判斷其應該被送至的地方。 本案中，原本陪審團認定一前案 Hesser 並非 '421 專利相關之前案。但是地方法院在 JMOL 中認定陪審團的理由是錯誤的。 論點一 Hesser 並未提到具有一 sensing means。 CAFC 認為，雖然 Hesser 並未特別提到一個感應裝置，但是其中確實具有一個可以感應，進而做出判斷的一個 optical means 。 論點二 在控制單元和載具之間的溝通，Hesser 揭露的是 information bus ，但是 '421 專利接露的是 multiplexer 。 Jenoptik 列舉出文件證明， information bus 和 mulitplexer 之間的差異和相互交換性是習知的技術。並表示將 information bus 用 multiplexer 取代只是把一個已知的元件用另外一個已知的元件代替而已。
    replacing the bus cited in Hesser with a multiplexer is little more than "the simple substitution of one known element for another."
CAFC 指出， KSR 裡面明確表示，如果只是用已經知道的能夠獲得改良的效果之技術，用以於改良另外一個相近的事物上時，這樣的改良是顯而易見的。CAFC 亦指出， Asyst 並未提出證明，指出使用 mulitplexer 是熟知該項技藝之人士所無法輕易達成的。 雖然陪審團認定熟知該項技藝的人士沒有動機將 Hesser 中的 bus 用 multiplexer 取代，但是 CAFC 同意地方法院的意見，認為陪審團的判定是錯誤的。 論點三 Asyst 指出，陪審團認定 Asyst 對應該發明之產品滿足了市場上的： commercial success, long-felt need, and industry praise ，因此，基於 secondary consideration ， '421 專利並非顯而易見。 CAFC 則表示， 雖然該產品確實有滿足到上述情形， Asyst 並無法證明其 commercial success, long-felt need, and industry praise 是由於本案之專利特徵。尤其是 Hesser 和 '421 專利的差距僅存在於 bus 和 multiplexer ，而 Asyst 並無法證明這樣的結果是源自於使用了 multiplexer 。因此，雖然該產品確實有這樣的效果，但 '421 專利仍舊無效。 論點四 最後， Asyst 主張地方法院在審理的程序上有瑕疵，不應該允許 Jenoptik 在訴訟十年之後，還可以提出新的專利無效證據。 Jenoptik 則反駁，表示新證據是因為第二次上訴時， CAFC 將 claim 的 scope 擴張，因而造成新的前案的出現。 CAFC 同意了 Jenoptik 的理由，判定地方法院准許新的前案並無程序上的問題。 本案維持原判， '421 專利無效。 一點心得： 1. KSR 果然是讓顯而易見變容易了些； 2. 本案真是一波三折，訴訟還是要多運用各種策略。
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