呆子的專利部落格

法院：CAFC 美國聯邦巡迴上訴法院 (Fed. Cir. 2008) 日期：2008/10/10 上訴人：Bernard Bilski & Rand A. Warsaw(原告) 相關規範： 35 USC 101 本案算是蠻受到多方矚目的一個案件，將多年來一直存在但似乎沒有牙齒的 35 USC 101 實用性做了一個判例，提供了似乎較明確的一個測試方法，可以判斷一篇申請案是否有滿足 35 USC 101 的條件。不過，爭議性還是蠻大的，不知道是否會上訴到最高法院呢？ 本案背景 本案原告係美國專利申請案 08/833,892 ( '892 申請案 ) 的發明人，於 2007 年 10 月 1 號上訴 Board of Patent Appeal & Interference (BPAI) 不予專利的決定到 CAFC 。 '892 申請案的專利範圍，主要是關於一種交易的方法，該方法為一種在交易中可以達到避險目的之交易方法。 審查委員最初認定 '892 申請案為一個抽象的概念，用以解決一個數學問題，並無法歸納成任何一種技術結構 (technological arts) ，因而認定不符合 35 USC 101 關於實用性的要求，不予專利。 上訴到 BPAI 後，BPAI 認為審查委員的理由不正確，申請案就算無法歸納成某一類的技術結構 (technological arts) ，如果該方法可以將物質做某種程度的轉換 (Transform) ，則亦符合 35 USC 101 的要求而獲准專利。惟 '892 申請案亦沒有將物質做任何的轉換，因此仍不符合 35 USC 101 的要求而無法獲准專利。 申請人不服，上訴至 CAFC 。 本案係採 en banc 審理 本案初至 CAFC 時跟一般案件相同，係由 3 人組成的法官來審理。但是，審理到一半時， CAFC 忽然決議本案改為 en banc 審理，也就是全部 CAFC 的法官均列席審理本案。 本次判決書中並未提到改為 en banc 的原因。 申請專利 實用性是門檻 CAFC 表示，申請專利時，符合實用性是一個必須通過的門檻，發明人如果沒有通過實用性的測試，不管其他條件如何，均無法取得專利。 因此，提供一個明確讓大家都可以據以判斷一篇申請案是否滿足 35 USC 101 實用性之條件的準則，就成了本判例的重要目的。 35 USC 101:

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requiremnts of this title.

法條當中列舉了四個符合實用性的標的： 1) processes; 2) machines; 3) manufactures; 4) compositions of matter. 本案是有關於 process 的部分。 本案之判斷依據 CAFC 為了尋找關於實用性的判例，討論了幾件最高法院審理過的相關判決，最近的一件是 1981 年的 Diehr 案。該案的重點主要在於，申請人所欲取得專利的，是一種自然定律、數學演算法、基礎的原則，還是運用了自然定律、數學演算法、基礎原則的特定裝置或特定方法。 最高法院表示，如果想要針對自然定律之類的申請專利，並排除他人使用，則不應該准予專利；但是，如果是利用自然定律於一種裝置或方法，並排除他使用該裝置或方法，卻不會排除他人使用該自然定律，則是可以獲准專利的。 在更早的一個案件 Benson，最高法院提出了一種測試方法，用以判斷一個方法是否合乎 35 USC 101 的要求，如果符合測試中兩個條件之一，則該申請案一定符合 35 USC 101 的要求，而可以申請專利： 1) it is tied to a particular machine or apparatus, or 2) it transforms a particular article into a different state or thing. 但是， Benson 的判例中，最高法院有提到，上述的測試，不一定需要是唯一的測驗。也就是說，通過測驗就一定符合 35 USC 101 的要求，但是未通過並不一定表示不符合 35 USC 101 的要求。 CAFC 後續討論了其他幾個測驗方法，但均認為參考最高法院的判例後，其他可能的測驗均不可行。 最後，CAFC 就根據上述的兩個條件，判斷本案不符合兩個條件中的任一個，而判定本案無效。 備註 CAFC 落落長的討論了上述兩個條件中的第二點，但主要變成討論商業行為和軟體專利，最後的重點都回到上述的條件。有關 data 的部分更是難解釋，所以就先不寫了。 本案有三個法官寫了反對的意見，讓全部的判決加起來達 100+ 頁，也是我覺得，如果原告要上訴到最高法院的話，很可能被接受的原因。 Copyright © 2008 All rights reserved.